지정국의 선택이 마드리드 국제상표 전체 비용을 결정합니다
마드리드 시스템은 단 한 번의 국제출원으로 여러 국가를 통합 관리할 수 있는 매우 효율적인 제도입니다. 하지만 상표권의 보호 여부는 결국 각 지정국(또는 EU와 같은 지역 기구)의 본국 법에 따라 심사 후 결정됩니다. (WIPO)
따라서 지정국을 선택할 때는 단순한 초기 '출원 비용'이 아닌, 등록 이후 발생하는 관리 비용까지 고려하여 전체 예산을 산정해야 합니다.
효율적인 포트폴리오 설계를 위해 제가 가장 우선순위에 두는 기준은 다음 3가지입니다.
시장 규모 대비 개별 출원 및 관리가 까다로운 국가인가?
단 한 번의 지정으로 보호 범위(Coverage)가 획기적으로 늘어나는가? (예: EU)
향후 추가 지정, 갱신, 명의 변경 등 변동 사항이 잦을 것으로 예상되는가?
이 3가지 조건에 가장 부합하는 대표적인 전략 국가가 바로 미국, EU, UAE입니다.
✅ 체크 포인트
마드리드 시스템의 진정한 장점은 출원 단계의 간소화보다 사후 관리의 통합에서 더 크게 발휘됩니다.
미국: 비용 절감은 '등록 후 유지 의무'까지 고려해야 완성
우리나라를 포함한 전세계 대부분의 국가가 먼저 상표출원을 한 사람이 권리를 가져가는 선출원주의를 채택하고 있는데 미국은 필리핀 등과 함께 몇 안되는 상표 사용주의 국가입니다.
그래서, 심사과정이나 등록절차, 사용선언서 제출 등 우리나라와는 실무적으로 상당히 차이가 크다고 체감하게 됩니다.
특히, 상표의 등록결정(Notice of Allowance)를 받은 이후에 사용선언서(Statement of Use)라는 것을 제출해야만 상표 등록번호가 나오는데, 사용선언서를 제출하면 이걸 또 심사를 해서 통과해야 등록을 시켜주는 정도라서 절차도 까다롭고 비용도 높습니다.
그런데, 마드리드 국제상표의 지정국으로 미국을 선택하면 조금 이야기가 달라집니다.
사용선언서 제출의무의 면제: 마드리드 국제상표 지정국으로 미국을 선택하는 이유
마드리드 국제출원을 하면서 미국을 지정국으로 선택하는 경우, 사용선언서를 제출하지 않아도 등록번호가 부여됩니다.
사실, 이게 경험해보지 않은 분들은 무슨 차이인지 모를겁니다. 왜냐하면 우리나라에서는 상표를 사용했다는 증거를 모아서 제출하고, 그게 인정되어야만 상표등록번호를 부여하지 않거든요.
이게 부담이 되는 것이, 등록상표가 표시된 제품이 미국내에서 유통되었다는 명확한 사용증빙이 있어야만 상표권이 등록이 되는데, 상표 그 자체도 심사를 했으면서, 사용증빙에 대해서도 심사를 하기 때문입니다. 사용선언서의 제출비용이 비싼 것도 부담입니다.
그런데, 마드리드 국제상표를 등록하면서 미국을 지정국으로 선택하기만 하면 이런 번거롭고 귀찮고 비싼 사용선언서 제출이 면제가 되는 것입니다!!
놓치기 쉬운 리스크: 미국은 등록 후에도 사용선언서 제출이 필수
마드리드 루트로 미국을 지정하여 등록받더라도, 최초 한번 사용선언서 제출의무가 면제될 뿐이며, 이후에는 다른 일반적인 미국상표들과 마찬가지로 5년마다 사용선언서를 제출해야 합니다.
미국에 상표가 등록된 이후 5년차에 사용선언서 제출이 필요합니다. 이후에는 다른 국가들처럼 10년마다 상표권을 갱신한다고 생각하시면 되겠습니다. (엄밀하게는 서류제출이 필요하므로 단순 갱신은 아닙니다.)
1차 제출: 미국 등록일 기준 5~6년 차 구간에 Section 71 서류 제출
2차 제출: 이후 10년마다 갱신 시점에 맞춰 주기적으로 제출 (미제출 시 상표권 소멸)
⚠️ 실무에서 예산 초과가 발생하는 구간
초기 출원 비용은 아꼈으나, 막상 등록 후 사용 증거(Specimen)를 준비하고 제출하는 과정에서 예상치 못한 비용이 발생하는 사례가 빈번합니다.
따라서 미국을 지정국에 포함할 때는 제품 런칭 일정과 사용 증거 확보 계획을 미리 수립하는 것이 안전합니다. 미국 진출 시 다음 3가지는 반드시 사전에 점검하시기 바랍니다.
실제 사용 개시 시점 (판매 또는 서비스 제공이 시작되는 정확한 날짜)
적절한 사용 증거 확보 가능 여부 (미국 상표법 요건에 맞는 라벨, 포장재, 판매 웹사이트 등)
지정상품/서비스 범위의 최적화 (불필요하게 범위를 넓혀 증거 제출을 어렵게 만들지 않기)
EU: 한 번 출원으로 27개국 커버, '선행 상표 조사'가 핵심
유럽연합(EU)은 마드리드 시스템의 비용 효율을 가장 크게 체감할 수 있는 지역입니다. WIPO의 체약 현황에서도 EU는 개별 국가가 아닌 지역 기구로서 마드리드 의정서 당사자로 가입되어 있습니다. (WIPO)
EU를 지정하면 EUTM(유럽연합 상표)이라는 단일 권리를 통해 EU 회원국 전역에서 보호받을 수 있습니다. 개별 국가마다 변리사를 선임하고 서류를 관리해야 하는 번거로움을 획기적으로 줄일 수 있다는 것이 최대 강점입니다.
단일 권리의 양면성: 리스크도 한 번에 옵니다
EU 상표는 단일성(Unitary Character)을 가집니다. 이는 강력한 효력을 발휘하는 동시에, 특정 국가에서 발생한 거절 이유나 이의 신청이 EU 전체 출원에 영향을 줄 수 있음을 의미합니다.
따라서 EU 지정 시 가장 중요한 전제 조건은 철저한 사전 조사입니다.
선행 조사(Clearance Search)의 품질이 곧 비용 절감입니다. 리스크를 사전에 차단해야 합니다.
전환(Conversion) 제도 활용: 만약 EUTM 등록이 거절되더라도, 문제가 없는 국가에 한해 개별국 출원으로 전환할 수 있는 안전 장치가 마련되어 있습니다. (단, 추가 비용과 요건 충족 필요) (guidelines.euipo.europa.eu)
EU 지정 한 번으로 회원국 전역을 커버하는 ‘지역 단위 보호’ 개념을 기하학적으로 표현한 이미지
✅ 요약
EU 지정은 넓은 커버리지가 장점이지만, 그만큼 사전 리스크 관리(선행 조사)가 선행되어야만 그 효용을 온전히 누릴 수 있습니다.
UAE: 중동 확장의 '전략적 거점'으로 활용하세요
중동 지역은 국가별로 상표법 실무와 요구 사항이 상이하여, 개별 국가에 직접 출원(Direct Filing)을 진행할 경우 비용과 소요 시간이 국가 수에 비례하여 급증하는 경향이 있습니다.
이때 UAE와 같이 마드리드 시스템 활용이 가능한 국가를 우선 확보하면, 초기 진입 장벽과 관리 포인트를 효과적으로 낮출 수 있습니다. WIPO 공표 자료에 따르면 UAE는 2021년 12월 28일부터 마드리드 의정서가 발효되었습니다. (WIPO)
실무적으로 UAE는 중동 시장 진출을 위한 테스트 마켓이자 물류·전시의 거점으로 활용되는 경우가 많습니다. 따라서 'UAE 선점 → 시장 반응 확인 → 주변국으로 권리 확장(사후 지정)'하는 단계적 전략이 유효합니다. 마드리드 시스템은 이러한 추후 지정(Subsequent Designation)에 최적화된 구조를 가지고 있습니다. (WIPO)
중동 확장 팁: '마드리드 가입 여부' 확인이 우선
중동 국가들은 대체로 관납료가 굉장히 비싸고, 인증이나 공증 등을 요구하기 때문에 상표권 등록비용이 심각하게 비쌉니다. 그래서, 마드리드 국제상표를 이용하는 것이 매우 효과적인데요.
UAE를 필두로 사우디아라비아도 마드리드 체약을 추진하고 있습니다. 다만, 국제협약에 체약한 이후 국내법을 개정해야만 마드리드 국제상표의 지정국으로 지정할수 있는데요.
당장은 아니라도, 수년내 이미 국제등록된 마드리드 국제상표의 지정국 사후지정 제도를 통해 사우디를 선택하는 것도 가능해질 것입니다. 마드리드 국제상표 제도의 꽃이라 할 수 있는 사후지정 제도에 대해서는 별도 포스팅을 통해 다룰 예정입니다.
참고: 국가별 협약 가입 현황은 수시로 변동될 수 있습니다. 실제 출원을 진행하기 직전에 반드시 WIPO의 최신 체약 현황 리스트를 재확인하시기 바랍니다. (WIPO)
진정한 비용 절감을 위한 2가지 필수 점검 사항
단순히 출원 수수료만 비교해서는 안 됩니다. 다음 두 가지 요소를 반드시 고려해야 실질적인 비용 절감이 가능합니다.
1. 기초출원/등록의 '5년 종속(Central Attack)' 리스크
국제등록은 등록일로부터 5년간 본국(한국)의 기초 출원이나 등록에 운명을 같이합니다. 즉, 한국 상표가 거절되거나 무효가 되면, 해외 지정국 상표들도 함께 소멸될 수 있습니다. (WIPO)
국내 기초 상표의 등록 가능성은 확실한가?
지정상품/서비스 명칭이 해외 심사 기준에도 부합하는가?
국내 단계에서 제3자의 이의 신청이나 무효 심판 리스크는 없는가?
2. 국가별 '후속 의무' 비용 산정
마드리드 시스템은 절차를 간소화할 뿐, 각국의 상표법 자체를 대체하는 것은 아닙니다. (WIPO) 따라서 전체 예산은 다음과 같이 산출해야 정확합니다.
초기 마드리드 출원 비용: 국제수수료 + 지정수수료 + 국내 대리인 수수료
중간 사건 대응 예비비: 각국 심사관의 거절이유통지(OA) 발생 시 대응 비용
등록 후 관리 비용: 미국 Section 71 유지 서류, 갱신 등록료, 사용 증거 확보 비용 등 (미국 특허청)
결론: 미국·EU·UAE는 '효율'이 입증된 조합입니다
정리하자면, 마드리드 국제상표는 미국(복잡한 유지 관리 통합), EU(광역 보호), UAE(중동 확장 거점)를 지정할 때 그 효용성이 극대화됩니다. (WIPO)
단, 이 효율성이 실제 비용 절감으로 이어지기 위해서는 다음의 조건들이 전제되어야 합니다.
미국: 등록 후 5~6년 차에 발생하는 유지 의무(Section 71) 비용을 예산에 미리 반영할 것
EU: 철저한 선행 상표 조사를 통해 거절 리스크를 사전에 제거할 것
중동: 마드리드 지정 가능국(UAE 등)과 직접 출원 필수국(예: 사우디)을 구분하여 투 트랙(Two-track)으로 접근할 것
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