미국 상표, 마드리드 국제상표로 진행하는 경우 사용선언서(SOU) 및 Section 71 실무 완벽 정리

마드리드 국제출원 시스템을 통해 미국을 지정하는 경우(Section 66(a)), 미국 개별 출원(특히 Section 1(b) 사용의사 기반)에서 가장 까다로운 절차인 등록 전 사용진술서(SOU, Statement of Use) 제출 단계를 거치지 않게 됩니다.

하지만 미국은 철저한 사용주의(Use-based) 국가입니다. 등록 전 절차가 간소화되었다고 해서 사용 의무가 사라지는 것은 아닙니다.

등록 후 5~6년 차에는 Section 71 사용선언서를 반드시 제출해야 하며, 이 시점에 사용견본(Specimen)과 상품 분류별 사용 내역을 입증하는 것이 핵심 이슈로 떠오르게 됩니다.

또한, 9~10년 차 및 그 이후 10년마다 Section 71 제출 의무가 반복되며, 각 기한 만료 후 6개월의 유예 기간(Grace Period)이 주어집니다.

핵심 요약: SOU '면제'가 아닌 시점의 '유예'입니다

미국 상표법은 출원 단계부터 상표의 실질적인 '사용'을 강력하게 요구합니다. 이 때문에 제품 출시 일정이 빠듯한 기업의 경우, 상표 등록 절차가 런칭 스케줄에 부담을 주는 경우가 빈번합니다.

이 지점에서 마드리드 시스템을 통한 미국 지정이 주는 실무적 이점은 명확합니다.

• 미국 개별 출원(1(b) 기준): 등록 결정을 받기 위해 등록 전 SOU 제출이 필수입니다. (사용견본, 최초 사용일, 상품/서비스별 사용 내역 정리 포함)

• 마드리드 미국 지정(66(a) 기준): 등록 전 SOU 제출이라는 별도의 관문이 존재하지 않습니다.

하지만 이 차이를 미국 내 사용 증명 의무가 완전히 사라졌다고 오해해서는 안 됩니다. 정확히 말하면 등록 전의 부담이 줄어드는 것(즉, 5년간 유예)이며, 등록 후에는 반드시 사용 유지 요건을 충족해야 합니다.

왜 일반 출원(1(b))의 SOU 단계가 실무적으로 부담일까요?

SOU 제출이 까다로운 이유는 서류 제출 자체보다는, 그와 연관된 제반 작업들 때문입니다.

1. 클래스(류) 별 적격 사용견본(Specimen) 준비

2. 실제 사용 개시일과 판매·광고 형태의 정합성 검토

3. 지정상품/서비스 명칭과 실제 사용 형태 간의 불일치 해소

4. 거절이유(Office Action) 대응 및 보정 작업

특히 취급하는 품목(SKU)이 많거나, 패키지·라벨·상세 페이지 디자인이 최종 확정되지 않은 상태라면 SOU 제출 기한은 곧바로 사업 일정 압박으로 이어집니다.

실무적으로 이 단계에서 비용이 증가하는 이유는 단순한 서류 작업이 아니라, 사업적 준비 상태를 입증해야 하기 때문입니다.

마드리드(Section 66(a))의 이점: '등록 전' 사용 입증 단계 생략

마드리드 시스템으로 미국을 지정하면, 미국 내 심사 절차는 Section 66(a)(국제등록의 미국 내 보호 확장) 규정을 따르게 됩니다. 이 경우 개별 출원에서 흔히 겪는 등록 전 SOU 제출을 통해 등록 요건을 완성하는 단계가 구조적으로 발생하지 않습니다.

따라서 다음과 같은 상황에 있는 기업에게 체감 효과가 매우 큽니다.

• 미국 진출 및 런칭 일정이 유동적인 경우 (유통 계약, 인증, 규제 검토, 플랫폼 입점 등)

• 패키지, 라벨, 상세 페이지가 아직 확정되지 않은 경우 (사용견본 구성 불가)

• 초기 단계에서 전 품목에 대한 사용 증빙을 갖추기 어려운 경우 (다수의 SKU/클래스 보유)

주의사항: 5~6년 차 'Section 71' 사용선언서는 필수입니다

실무 상담 시 가장 많이 받는 질문 중 하나입니다.

"마드리드로 진행하면 미국에서 사용선언서 제출을 안 해도 되나요?"

결론부터 말씀드리면 아닙니다. 미국 특허청(USPTO)은 등록 후에도 엄격한 사용 유지를 요구합니다.

마드리드 국제등록을 기초로 미국 등록을 완료했더라도, 처음 한번 면제될 뿐 등록 후 5년~6년 차 구간에 Section 71 사용선언서(Declaration of Use)를 제출해야 합니다. 이때 SOU와 마찬가지로 적격 사용견본(Specimen)과 클래스별 사용 내역 정리가 필요합니다.

실무적으로는 다음과 같이 정리하는 것이 정확합니다.

• 마드리드(Section 66(a))는 미국 사용주의를 완전히 회피하는 제도가 아닙니다.

• 등록 전 SOU 제출 1회를 등록 후 5~6년 차 선언으로 늦추는 효과가 있습니다.

• 즉, 아직 제품을 미국에 수출하고 있지 않은 기업이라면, 마드리드 국제상표 제도를 이용해서 미국에 상표부터 등록받고 5년의 시간을 벌수 있는 메리트가 있습니다.

등록 후 5년차에 Section 71 사용선언서 제출이 필요함을 보여주는 타임라인 이미지

비용 관점: 최초 한 차례만 '절감'되지만 5년차 이후에는 정상비용

마드리드(Section 66(a)) 루트를 선택하면, 초기 단계에서 다음과 같은 비용이 발생하지 않습니다.

• 등록 전 SOU 준비, 제출, 보정에 소요되는 시간 및 대리인 비용

• 사용견본 부적격, 지정상품 범위 문제 등으로 인한 추가 대응 비용

하지만 5~6년 차 Section 71 제출 시점에 통상의 다른 미국 상표들과 마찬가지로 비용이 발생하므로, 회계 및 예산 계획 수립 시 다음과 같이 설정하는 것이 현실적입니다.

미국의 상표 사용선언서 제출비용이 완전히 사라지는 것은 아니며, 상표등록 이후 5년차에 제출의무와 비용이 발생한다.

이러한 관점은 경영진 내부 보고 시 특히 중요한 포인트입니다.

어떤 기업에게 마드리드 미국 지정이 유리할까요?

다음과 같은 케이스라면 Section 66(a) 구조의 장점이 명확합니다.

1. 런칭은 확정되었으나, 정확한 판매 개시 시점이 불확실한 경우

2. 패키지, 라벨, 웹사이트 등 브랜딩 자산 확정이 늦어지는 경우

3. 품목이 다양하여, 등록 전 단계에서 SOU를 한 번에 정리하기 어려운 경우

이런 상황에서 개별 출원(1(b))을 진행하면 SOU 제출 마감 기한이 사업 준비 일정을 역으로 압박하는 상황이 발생할 수 있습니다. 마드리드 시스템은 이러한 초기 압박을 덜어주는 유용한 선택지가 됩니다.

실무자를 위한 체크포인트 3가지 (리스크 관리)

1. "사용선언서(SOU) 제출 절차가 없어집니다"라고 보고하지 마십시오.

등록 전 단계에서 SOU가 생략될 뿐, 등록 후 5~6년 차에 Section 71 제출 의무가 반드시 도래함을 명시해야 합니다. 등록 후 5~6년차까지는 꼭 미국내에서 상표를 사용해야 합니다.

2. 지정상품은 '나중에 쓸지도 모르는 것'이 아니라 '나중에 증명 가능한 것'으로 선정하십시오.

등록 전 사용 입증 부담이 없다고 해서 지정상품을 무리하게 넓게 잡는 것은 위험합니다. 미국 심사관은 결국 클래스별 사용 증빙을 요구하며, 시간이 흐른 뒤 이를 정리하려면 더 큰 비용과 리스크(등록 취소 등)가 따를 수 있습니다.

3. 마드리드의 '기초상표 5년 종속(Central Attack)' 리스크를 관리해야 합니다.

마드리드 국제등록은 등록일로부터 5년간 본국(한국)의 기초 상표(출원/등록) 운명에 종속됩니다. 미국 진출만 고려하여 결정하기보다는, 기초 권리의 안정성까지 종합적으로 검토해야 나중에 발생할 수 있는 더 큰 손실을 막을 수 있습니다.

결론

마드리드 시스템으로 미국을 지정(Section 66(a))하면 등록 전 SOU라는 큰 이벤트를 1회 우회할 수 있어, 초기 사용견본 준비 부담과 일정 압박을 늦추는 효과가 있습니다.

다만, 미국의 사용주의 원칙은 동일하게 적용되므로 등록 후 5~6년 차 Section 71 사용선언서 준비는 필수입니다.

실무적으로 가장 안전한 결론은 다음과 같습니다.

마드리드 미국 지정은 면제가 아니라 전략적인 타이밍 설계입니다.

따라서 단순한 절차 비교가 아닌 제품 런칭 일정, 패키징 준비 상태, 예산 배분 계획을 종합적으로 고려하여 출원 전략을 수립하시기 바랍니다.

박정규 변리사

연세대학교 공과대학 졸업 · 해외특허 20년 경력
국제특허 동천 대표변리사 · 아이피파트너 운영