우리나라 특허명세서 그대로 PCT출원하면 안되는 이유

​PCT 국제출원의 기본적인 개념에 대해서는 앞서 포스팅에서 다뤘는데요. PCT 국제출원이 무엇인지 잘 모르겠다면 이쪽에서 먼저 읽고 오시면 도움이 될 것입니다.

이번 포스팅에서는 PCT 국제출원을 할때, 우리나라 특허명세서 그대로 제출하면 안되는 이유에 대해 설명드리려고 합니다.

PCT는 나라마다 다른 특허제도를 억지로 합친 것

출원인들의 예상과는 달리 각 나라마다 특허제도와 특허실무가 전부 제각각입니다.

PCT 국제출원을 통해 전세계 대부분 국가에 특허출원일자를 확보할 수 있기는 한데요. 실은, PCT 국제특허는 여러 나라들의 특허제도를 단지 절차적으로만 억지로 합쳐둔 것에 불과합니다.

앞의 포스팅을 보셨다면 이미 잘 알고 계시겠지만, PCT 국제출원 이후 일정 기간이 지난 다음에 특허등록을 원하는 국가를 선택해서 국내단계 진입이라는 절차를 진행해야 하는데요.

​PCT 국제특허출원의 명세서는, 전세계 여러 국가에 실제로 출원할 때 제출한 명세서로 취급되기 때문에, 국내단계 진입시에는 그걸 그대로 번역해서 제출해야 합니다.

​국내단계 진입을 할 때, 번역문을 준비해야 하는데 그때가서 명세서 내용을 고치고 싶다거나, 수정하고 싶다거나 하는 경우가 있는데, 그게 안됩니다.

일단은 PCT 국제공개문 그대로 번역해서 제출해야 합니다.

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그런데, 각 나라마다 특허실무가 다 다르다고 위에서 이야기 했는데요.

PCT 국제출원 명세서를 번역을 해서 각 국가마다 그대로 집어넣기에는, 나라마다 실무가 다 달라서 때로 거절이유가 지적된다거나, 심사과정 또는 권리범위 해석시 손해를 볼 수 있습니다.

​따라서, PCT 국제출원을 할 때, PCT국제특허의 명세서를 어떻게 써서 제출할 것인가 하는 것은 굉장히 중요한 문제입니다.​

[국가마다 다른 특허제도에 혼란스러워하는 변리사]

PCT국제출원 대충해도 아무런 표시도 나지 않아

하지만, PCT 국제특허출원이라는 것이, 국제조사기관과 국제사무국을 거치는 중간과정을 거친 다음 각 국가별 국내단계로 진입하게 되는데, PCT 국제특허출원 문서를 대충 아무렇게나 준비해도 각 국가별 국내단계로 들어가기 전에는 아무런 문제가 생기지 않습니다.

그것도 그런 것이, 각 나라마다 실무 태도나 방식이 다 다르기 때문에 각 나라별로 진입해야 비로서 문제가 생기는 것이고, 중간과정인 국제단계에서는 도면 정도를 제외하면 명세서의 하자를 지적하지 않기 때문입니다.

이런 이유로, 덤핑 견적의 PCT 출원 비용을 제시하면서 우리나라 특허명세서를 그냥 그대로 제출해버리는 일도 생겨나고 있습니다.

변리사 업계도 경쟁이 심하다보니 한쪽에서는 특허맵, 기술동향 조사에 근거한 특허권리화 장기적인 전략을 제공하는 고급화 전략을 구사하지만, 그런 역량이 부족한 경우에는 낮은 수가로 덤핑하는 업체들도 생겨나고 있는데, PCT 국제출원은 우리나라 특허명세서를 그냥 그대로제출만 해도 당장은 아무 표시가 나지 않기 때문에 덤핑의 대상이 되곤합니다.

[PCT 출원을 대충하는 현실에 깜짝 놀란 변리사]

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우리나라 특허 명세서 그대로 PCT 국제출원을 하는 경우,

나중에 심사과정에서 문제가 생기는 경우가 많아

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PCT 국제특허출원의 절차를 보면, 우선 우리나라 특허명세서를 잘 써서 특허청에 제출하고 1년이 지날 때쯤 우리나라 특허명세서를 편집해서 PCT 국제특허를 출원하는 것이 일반적입니다.

예산을 낮추다보면, 우리나라 특허명세서를 그냥 그대로 편집만 해서 제출하는 일이 많은데요.

문제는 우리나라와 다른 나라들의 특허 실무가 사뭇 다르다는 점입니다. 특히 청구항과 도면, 그리고 요약서의 작성 방식이나 요건이 다르고, 청구항의 인용관계에 따라 인지대 책정 방식이 상당히 다릅니다.

뭐, 우리나라 특허명세서를 그~대로 편집해서 PCT국제특허출원을 하고, 나중에 각 국가별로 진입한 다음에 문제가 되는 부분들을 하나씩 해결하는 방법도 있지만, 고작 절차적인 하자를 바로잡는데 몇 백이 깨지는 일이 생깁니다.

그래서, PCT 국제특허출원을 할 때에는 우리나라 특허명세서를 그냥 그대로 편집해서 출원하는 것은 절대로 말리고 싶습니다.

​다음 포스팅에서 또 다루겠지만, PCT 국제특허출원은 한번 출원을 하면 그냥 그대로 쭉 가야 합니다. 중간에 내용을 고치고 하는 것이 상당한 번거로움과 비용증가를 발생시키기 때문에 처음에 PCT 국제특허출원을 할 때 한번에 잘해야 합니다.​

[당장은 표시가 나지 않아도 PCT 명세서는 꼼꼼하게 챙겨야 뒷탈이 없어]

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우리나라 특허명세서를 그대로 내보내지 말라니, 도대체 뭘 어떻게 해?

우선, 가장 중요한 것은 청구항입니다. 주요 국가인 미국, 유럽, 중국, 일본의 특허 실무를 감안하여 반드시 손을 보아야 합니다. 청구항의 인용관계나, 형식, 개수를 반드시 점검하여 새로 써주는 것이 좋습니다.

도면 또한 마찬가지입니다. 우리나라는 특허 출원시 칼라도면도 받아주고, 사진도 넣을 수 있고 다양한 형태의 도면을 자유롭게 쓸 수 있는편인데, 미국을 비롯한 상당수의 국가에서 지적이 나올 수 있기 때문에 문제가 되는 도면은 새로 그리는 것이 좋습니다. 나중에 지적을 받았을 때 라인드로잉으로 새로 그리는 것이 가능하면 그나마 돈으로 해결이 되는데, 아예 해결이 어려운 어이없는 경우도 있습니다.

​이외에 요약서도 필히 손봐야 하는 부분입니다.

PCT 국제출원시 점검해야 할 사항들에 대해서는 다음번 포스팅을 통해 차차 알아보도록 하겠습니다.

출원인이 알아야 특허법인이 제대로 일을 해주고 있는 것인지 알 수 있기 때문에, 재미가 없더라도 천천히 읽어보시기를 권해드립니다.

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오늘 포스팅에서는 한가지만 기억하면 되겠습니다.

PCT 국제특허출원을 할 때 “우리나라 특허명세서를 그대로 내보내지는 말자.”

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특허출원을 여러 개를 했는데, 전부 따로 따로 PCT 국제출원을 하려니 비용부담이 크죠?

그럴땐, 하나로 묶어서 한 건의 PCT 국제출원으로 하는 방법이 있습니다.

궁금하다면 이쪽 포스팅에서 확인해주세요.