PCT 국내단계 진입을 일본에 하실 때 이야기입니다.
일본은 좀 의외인 구석이 있습니다.
일본 특허법과 우리나라 특허법이 많이 닮았거든요.
그런데 정작 심사는 굉장히 많이 다릅니다.
그래서 일본은 심사 차이 때문에 나중에 되돌리기 어려운 결과가 나오는 경우가 생깁니다.
그러니 일본에 특허출원을 하실 때, 출원인이 꼭 챙겨야 할 부분을 설명드리겠습니다.
1. 다중 종속항 — 일본의 장점, 잘 쓰면 권리를 두텁게 보호받을 수 있습니다
먼저 일본은 다중 종속항을 활용할 수 있습니다.
이건 일본의 장점, 출원인에게 유리한 점이라고 할 수 있어요.
무슨 이야기인지 풀어드릴게요.
청구항을 쓸 때 보통은 독립항(1항)을 쓰고, 그다음 2항·3항·4항을 쓰면서 인용 관계를 하나씩만 겁니다.
2항·3항·4항이 전부 1항만 인용한다거나, 아니면 2항은 1항을, 3항은 2항을, 이런 식으로 점점 좁혀가며 쓰죠.
왜 이렇게 쓰느냐.
우리나라는 기본적으로 다중 종속항을 허용하지 않기 때문입니다.
그런데 일본은 다중 종속항을 인용할 수 있습니다.
그래서 이렇게 쓸 수 있어요.
"1항 내지 5항 중 어느 한 항에 있어서", 그다음 항은 "1항 내지 6항 중 어느 한 항에 있어서", 또 그다음은 "1항 내지 7항 중 어느 한 항에 있어서"…
이런 식으로 다중 종속항을 편하게 쓸 수 있습니다.
그러면 어떤 이점이 있느냐.
1항의 특허성이 충분하다면, 종속항을 통해 권리를 확장하는 게 아주 수월해집니다.
문제는 우리나라 변리사들에겐 이런 청구항 작성 방식이 굉장히 생소하다는 점입니다.
우리나라에선 안 쓰는 방식이니까요.
그래서 일본에서는 종속항으로 권리를 두텁게 확장할 수 있는데도, 할 줄을 몰라서 못 하는 경우가 생깁니다.
이런 부분은 변리사가 잘 챙겨주는 게 좋습니다.
[일본은 다중 종속항으로 권리를 두텁게 확장할 수 있습니다]
2. 시프트 보정 금지 — 일본에만 있는, 정말 조심해야 할 함정
여기서부터가 정말 조심하셔야 할 부분입니다.
일본에는 시프트 보정 금지라는 요건이 있습니다.
일본에만 있는 제도라서 정말 유의하셔야 해요.
이게 뭐냐면요.
특허출원을 하고 나서, 심사 과정에서 다른 구성요소로 임의로 대체해서 심사받는 것이 허용되지 않습니다.
비교해서 설명드릴게요.
미국 같은 경우는 심사 과정에서 청구항을 원 명세서 기재 범위 내에서 얼마든지 자유롭게 보정할 수 있습니다.
그런데 일본은 그게 안 됩니다.
다른 구성요소로 심사를 받아보고 "이게 아니네" 하고 대체하는 게 불가능하다는 거죠.
그래서 어떻게 해야 하느냐.
가능하면 명세서에 기재된 범위 안에서, 여러 청구항 구성요소의 조합들을 청구항에 미리 다 설치해두는 게 좋습니다.
여기서 흔히 하는 실수가 있습니다.
일본은 심사청구 인지대가 비쌉니다.
그러다 보니 인지대를 아끼려고 청구항 구성요소 조합을 간소화해서 진행하는 경우가 있는데요.
이렇게 하면 나중에 심사받다가 문제가 생겼을 때 대응이 어려워지는 경우가 생깁니다.
당장 인지대 좀 아끼려다 나중에 손발이 묶이는 거죠.
그래서 — PCT 출원 단계부터 잘하는 게 중요합니다
이런 부분들은 사실 PCT 출원할 때부터 잘해두는 게 가장 좋습니다.
명세서와 청구항을 처음부터 일본 심사를 염두에 두고 설계해두는 거죠.
만약 그러지 못했다면요.
적어도 PCT 19조 보정을 통해서 국제 단계에서 청구항을 보정해두는 게 매우 중요합니다.
이 기회라도 살려서, 일본 진입 전에 청구항 조합을 충분히 갖춰두셔야 합니다.
정리하면
일본은 법은 우리나라와 닮았지만 심사는 다르다는 걸 전제로 접근하셔야 합니다.
다중 종속항: 일본은 허용(우리나라는 원칙적으로 불허). 1항 특허성이 충분하면 종속항으로 권리를 두껍게 확장 가능 → 변리사가 챙겨야 하는 부분.
시프트 보정 금지: 일본에만 있는 제도. 출원 후 다른 구성요소로 임의 대체·심사가 불가 → 명세서 범위 내에서 구성요소 조합을 미리 다 청구항에 설치해둘 것.
인지대 아끼려고 청구항을 간소화하면 나중에 대응이 막힘 → PCT 출원 단계부터 설계, 안 됐으면 최소한 PCT 19조 보정으로 보완.
일본은 "법이 비슷하니 우리나라처럼 하면 되겠지" 했다가 심사 단계에서 발목 잡히기 쉬운 국가입니다. 들어가기 전에 청구항부터 제대로 갖춰두셔야 합니다.
일본에 들어갈 청구항을 어떻게 설계할지, PCT 19조 보정으로 무엇을 보완할지 판단이 어려우시면 우측 문의하기에 간단히 남겨주세요.
기술 내용과 현재 청구항 상태를 기준으로 적절한 방향을 안내해드립니다.
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