이번엔 많은 분들이 실제로 고민하시는 부분을 다뤄보겠습니다.
PCT 국내단계 진입을 할 때, 변리사 한 명한테 다 맡기는 게 나을까요?
아니면 "이 변리사가 모든 국가를 다 잘할 수 있을까? 못 미덥다" 싶어서, 국가별로 쪼개 여러 특허사무소에 나눠 맡기는 게 나을까요?
여기엔 사실 판단해야 할 게 두 가지 있습니다.
첫 번째 — 그 변리사가 '해외로 내보내는' 일을 하는 사람인가
먼저 이걸 보셔야 합니다.
변리사들 중에는 국내 사건을 전문으로 하는 분들이 다수를 차지합니다.
그리고 일부는 해외에서 국내로 들어오는, 이른바 인커밍(incoming) 사건을 주로 하는 분들이 있고요.
이런 변리사들은 사실 일반 기업들이 만나보기는 좀 어려운 편입니다.
그런데 저희처럼 방향이 반대인 경우가 있습니다.
수출 기업이 해외 각 국가에 특허를 출원할 때, 그러니까 해외로 내보내는 업무를 주로 하는 변리사들이요.
저희 업계에서 이걸 아웃고잉(outgoing)이라고 부릅니다.
PCT 국내단계 진입은 바로 이 아웃고잉 업무입니다.
그러니 아웃고잉을 주로 하는 변리사를 선임하는 것, 이게 첫 번째로 중요합니다.
[국내 사건, 인커밍, 아웃고잉 — 변리사마다 주로 다루는 업무 영역이 다릅니다]
두 번째 — 한 명에게 맡길까, 여러 명에게 쪼갤까
자, 그럼 본론입니다.
한 분에게 맡길 것이냐, 여러 분에게 나눌 것이냐.
이건 답이 분명합니다.
최적이라고 판단되는 변리사 한 명을 선임한 다음, 모든 국가의 사건을 그 한 명에게 맡기는 것이 맞습니다.
왜 그럴까요?
이유 — 각 국가 심사는 서로를 '지켜보고' 있습니다
PCT 국내단계에 진입하면, 대부분의 국가들이 다른 국가의 심사 과정을 상당히 참고합니다.
특히 미국에서 어떤 결과가 나오는지, 미국 심사관이 어떤 거절 이유를 구성했는지를 다른 국가들이 다 보고 있다가, 그걸 참고해서 자기 나라 거절 이유를 구성하거든요.
이게 무슨 뜻이냐면요.
어느 한 국가에서 아주 깔끔하게 대응을 잘해두면, 다른 국가 심사에서도 그 맥락이 그대로 이어집니다. 같은 변리사가 그 흐름을 받아서 유사한 패턴으로 대응하면, 다른 국가에서도 좋은 결과가 나올 수 있는 거죠.
그런데 대리인이 나눠져 있으면 어떻게 될까요.
대리인들은 자기 회사 데이터베이스에 들어 있는 사건이 아니면 다른 국가에서 어떻게 대응했는지 정보를 얻을 방법이 전혀 없습니다.
그러니 맥락이 통째로 끊깁니다.
맥락이 끊긴 채로 각자 따로 대응하다 보면요.
일단 등록 자체가 쉽지 않거나,
오피스 액션을 여러 번 받으면서 심사 과정이 공전하게 될 가능성이 높습니다.
게다가 설령 등록이 된다고 해도 문제가 남습니다.
국가마다 청구 범위의 일관성이 중요한데, 대리인이 다 쪼개져 있으면 그 일관성을 유지하기가 굉장히 어렵거든요.
A국에서는 이렇게, B국에서는 저렇게 권리 범위가 제각각이 되어버리는 겁니다.
정리하면
PCT 국내단계 진입을 맡기실 때, 판단할 건 두 가지입니다.
첫째, 아웃고잉(해외로 내보내는) 업무를 주로 하는 변리사를 고를 것. 국내·인커밍 전문 변리사와는 다릅니다.
둘째, 그렇게 고른 한 명에게 모든 국가를 몰아서 맡길 것. 각 국가 심사가 서로를 참고하기 때문에, 한 명이 맥락을 이어서 대응해야 등록도 수월하고 청구 범위의 일관성도 지켜집니다.
쪼개서 맡기면 당장은 안전해 보일지 몰라도, 맥락이 끊기면서 오히려 등록이 어려워지고 비용도 더 나갈 수 있습니다.
결국 믿을 만한 아웃고잉 변리사 한 명을 잘 골라 현명하게 의뢰하는 것, 이게 정답입니다.
어느 변리사에게 맡겨야 할지, 지금 진행 중인 사건을 한곳으로 모으는 게 나을지 판단이 어려우시면 우측 문의하기에 간단히 남겨주세요.
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