해외 특허출원은 국내보다 훨씬 까다롭고 비용도 많이 드는데요, 국가마다 제도가 다르다 보니 자칫 실수하면 큰 돈만 날리고 특허권도 거절당하는 낭패를 볼 수 있습니다.
지난 포스팅에 이어 이번 포스팅에서도 실수로 인한 실패 사례와 이를 방지하기 위한 체크포인트를 알려드릴께요.
PCT 국제출원, 국내 심사 결과의 중요성
PCT 국제특허출원을 준비할 때, 우리나라에서 먼저 특허 등록결정을 받는 것이 중요합니다. 국내 심사 결과는 PCT 출원 이후 국제 조사 기관의 평가에도 반영되기 때문에, 국내 결과를 확인하고 출원하는 것이 안전하기 때문이죠.
물론, 다 그런건 아니고 해외 바이어와의 계약이 진행 중이거나, 해외 전시회 참가 등으로 인해 시간적 여유가 없는 경우에는 불가피하게 우리나라 특허출원을 하자마자 또는 동시에 PCT 출원을 하는 경우도 있기는 합니다.
하지만, 이런 급박한 경우가 아닌데도, PCT 출원을 서두르는 것은 결코 좋은 선택지가 아닙니다.
국내 심사 결과 확인 없이 서둘러 PCT 출원한 C사
저희 고객이셨던 C사의 대표님은 C사의 대표님은 국내 특허 출원을 완료하자마자 PCT 출원을 서두르셨습니다.
저희는 국내 심사 결과를 기다릴 것을 권장했지만, 대표님의 요청에 따라 출원이 진행되었습니다.
결과적으로 국내에서 특허 등록을 받기는 하였으나, 원하는 권리 범위를 충분히 확보하지 못한 채 꼭 필요했던 부분이 빠진 채로 등록되었습니다.
이로 인해 PCT 출원 후 국제조사기관의 견해서에서도 유사한 평가가 나왔고, 만일 해외에서도 동일한 결과가 나온다면 더 이상 출원을 진행하는 것이 의미가 없기 때문에 해외 각 국가별 국내단계 진입은 아예 포기할 수 밖에 없었습니다.
아까운 시간과 돈만 낭비한 셈인데요, 국내 심사 결과를 확인하고 출원하는 게 얼마나 중요한지 보여주는 사례입니다.
체크포인트!
즉, 특별한 경우가 아니라면 조금 여유를 갖고 심사 결과를 확인한 후 PCT 출원을 진행하는 것이 필요합니다
다만, 주의할 것은 PCT 국제출원은 국내 출원일로부터 12개월 이내에 해야 하기 때문에 우선 심사 등을 통해 이 기간 안에 국내 심사 결과를 받을 수 있도록 해야 합니다..
PCT 국제출원 전 국문 명세서 품질 보완은 필수
PCT 국제출원 전에 국문 명세서를 보완하세요!
PCT 국제출원 전에 국문 명세서를 꼼꼼히 체크하는 것이 필수입니다. PCT 국제출원 전에 명세서 보완이 중요한 이유는 PCT 출원 후에는 원래 명세서에 없던 내용은 전혀 추가할 수 없고, 국가 별 번역 비용이 높아서 PCT 국제출원 후 명세서를 고치는 건 아주 어려운 일이기 때문입니다.
반면, 출원 전에 명세서를 고치는 건 자유롭기 때문에, 품질이 낮은 명세서라면 꼭 보완한 다음에 출원하는 게 중요합니다.
PCT 국제출원을 서두르다 낭패 본 D사
저희 고객이셨던 스타트업의 D대표님의 사례를 들어보겠습니다.
PCT 국제출원을 의뢰하셨는데, 국문 특허명세서가 저예산의 작성된 아주 낮은 품질임을 한 눈에 알 수 있었습니다.
그래서, D대표님께 명세서 보완을 권유했지만, 비용 문제로 결국 그대로 PCT 출원을 진행할 수 밖에 없었습니다.
그런데 PCT 출원 후 국제 전시회에서 제품을 홍보하고 바이어들과 계약을 하려고 하니, 그제서야 문제가 심각하다는 것을 깨달으셨죠
제품 설계를 일부 수정했는데, 정작 PCT 국제출원 명세서는 수정된 예를 반영할 수 없도록 작성된 것이라, 특허와 제품이 일치하지 않게 되었습니다.
이후 바이어와 제품 공급 계약을 하고서 수출을 시작 했지만, 특허와 제품의 불일치로 인해 미국에 모조품이 유통되어도 사실상 이를 막을 수 있는 수단이 없게 된 것이죠.
결론!
PCT 출원 전에 다음 사항을 필수적으로 확인하세요!
국내 심사 결과 확인: PCT 출원 전에 국내 특허 등록 여부와 심사 결과를 반드시 확인하세요.
국문 명세서 품질 보완: 국문 명세서를 꼼꼼히 체크하여 품질을 보완하세요.