미국 바이어가 Non-infringement warranty(비침해 보증)를 요구할 때, 단순히 출원번호 하나 던져주는 것으로는 부족합니다. 핵심은 미국 특허법상 실제로 행사 가능한 권리(Enforceable Right)가 준비되어 있느냐입니다.
미국 실무에 맞춘 청구항(Claim) 설계, 전략적인 출원 루트(미국 직출원·PCT·가출원) 선정, 그리고 바이어를 설득할 수 있는 특허 현황 요약(Patent Status Summary)만 제대로 갖춰도 계약 리스크는 현저히 낮아집니다.
왜 미국에서는 "특허 보증"이 필수 거래 조건인가
미국 시장 진출을 하려다 보면, 바이어가 "미국에 특허가 있습니까?"라고 묻는 경우가 많습니다. 고객사들을 컨설팅하면서 저희가 체감하기로는 특정 제품 섹터에 있어 미국특허는 거래 성사를 결정짓는 필수 전제 조건(Condition Precedent)에 가깝습니다.
특히 대형 바이어나 유통 채널(Distributor)과 협상할 때, 계약서상의 보증(Warranty) 및 배상(Indemnification) 조항은 협상의 핵심 쟁점이 됩니다. 2023년부터 2025년 사이, 국내 소비재 및 전자기기 기업의 수출 계약을 자문하며 목격한 공통적인 패턴은 다음과 같습니다.
바이어/유통사가 계약서 초안에 비침해 보증(Non-infringement warranty) 조항을 포함시킵니다.
이에 따른 배상(Indemnification) 의무와 PL/IP 보험 가입 요구가 뒤따릅니다.
이때 적절한 특허 포트폴리오가 없다면, 바이어는 귀사를 "리스크를 보증할 능력이 없는 회사"로 간주합니다. 제품 경쟁력이 뛰어나더라도 계약 테이블에서 주도권을 잃게 됩니다.
📌 실무 체크포인트
미국 비즈니스에서는 분쟁 자체보다 "분쟁 발생 시 누가, 어디까지 책임을 지는가"를 명확히 하는 것이 우선입니다. 이 질문에 대한 명확한 답(특허 및 보증 능력)을 준비하는 것이 계약 체결의 첫 단추입니다.
"특허출원 중"만으로는 부족합니다. 바이어는 "행사 가능한 권리"를 원합니다.
물론 '출원 중(Pending)'이라는 사실만으로도 협상에 긍정적인 영향을 줄 수는 있습니다. 하지만 실제 분쟁 억제력과 바이어 설득력은 등록 특허(Registered Patent)가 압도적입니다. 따라서 실무 전략은 크게 두 가지로 나뉩니다.
1. 조기 권리화 전략 (Fast-Track)
납품이나 런칭 일정이 촉박한 경우, 등록 시점을 앞당기는 것이 유리합니다. 미국의 Track One(우선심사 제도)을 활용하면, 요건 충족 시 약 12개월 내에 최종 등록 여부를 결정받을 수 있어 강력한 협상 카드가 됩니다.
2. 권리 범위 확장 전략 (Portfolio)
초기에는 제품의 핵심 기능(Core Feature)을 중심으로 강력한 권리를 확보하고, 이후 시장 반응에 따라 계속출원(Continuation)이나 부분계속출원(CIP)을 통해 권리 범위를 넓혀가는 방식입니다.
체크포인트
단순히 "출원했다"는 사실이 중요한 것이 아닙니다. "미국 특허청의 심사 기준과 소송 환경을 고려한 청구항 설계"가 되어 있는지가 관건입니다.
타이밍이 곧 경쟁력입니다 (Timeline Strategy)
미국 특허 전략에서 '무엇'을 출원하느냐보다 중요한 변수는 '언제' 출원하느냐입니다. 제품 판매가 본격화된 이후에 움직이면, 운신의 폭이 좁아지고 협상력도 떨어집니다. 실무에서 가장 많이 활용하는 3가지 루트는 다음과 같습니다.
미국 정규 출원 (Non-provisional Application)
처음부터 미국 등록을 최우선 목표로 하여, 미국 특허법 기준에 맞춰 명세서와 청구항을 작성합니다.
PCT 국제출원 후 미국 진입
여러 국가 진출을 동시에 고려할 때 유리하며, 미국 진입 시점을 조절할 수 있습니다.
미국 진입 기한은 우선일로부터 30개월이 원칙이나, 필요시 조기 심사 요청(Early Processing)을 통해 일정을 단축할 수 있습니다.
가출원(Provisional Application) 후 정규 출원
개발이 진행 중이거나 데이터가 완벽하지 않을 때, 출원일(Priority Date)을 먼저 확보하는 전략입니다.
다만, 외국인이 현지로펌을 통해 미국에서 가출원을 하는 것부터가 현실적으로는 그다지 추천할만한 선택지는 아닙니다.
미국은 선출원주의(First-inventor-to-file)를 채택하고 있습니다. 내부적으로 개발 기록을 남기는 것만으로는 부족하며, 경쟁사보다 먼저 특허청에 서류를 접수하는 것이 절대적으로 중요합니다. 핵심 시장 진입 전, 최소 1건 이상의 권리화 레일을 깔아두는 것이 안전합니다.
바이어가 실제로 검토하는 3가지 체크리스트
바이어가 특허 자료를 요청할 때, 그들이 확인하고자 하는 핵심은 다음 3가지입니다.
미국 내 유효한 권리(Valid Right)가 존재하는가? (또는 곧 등록될 가능성이 높은가?)
타사의 특허를 침해할 리스크(FTO, Freedom to Operate)를 점검했는가?
침해 소송 제기 시 누가, 어떻게, 얼마까지 배상(Indemnification)할 것인가?
여기서 "특허가 있다"는 말은 절반의 정답일 뿐입니다. 바이어는 "그 특허가 이번에 납품하는 제품의 핵심 기능을 실제로 커버(Cover)하는가"를 봅니다. 즉, 문서상의 특허가 아니라 제품과 청구항(Claims)이 일치하는 매칭(Matching) 여부가 중요합니다.
또한, 미국 특허 심사 과정에서의 절차적 준수도 중요합니다. 예를 들어, 정보공개의무(IDS, Information Disclosure Statement)를 위반할 경우, 추후 소송에서 특허가 무력화될 수 있습니다. 등록 과정 자체가 나중에 약점이 되지 않도록 전문가의 관리가 필요합니다.
비용보다 무서운 것은 "비즈니스의 중단"입니다
많은 기업이 비용 문제로 미국 특허 준비를 미룹니다. 하지만 미국 시장에서 출원 비용보다 훨씬 더 큰 비용은 "판매가 중단되는 상황"에서 발생합니다.
아마존 등 주요 유통 채널에서의 리스팅 삭제 및 계정 정지
세관 통관 보류 및 납품 지연
강제적인 제품 재설계 (금형, 펌웨어, 앱 구조 변경 등)
바이어와의 계약 해지 및 거액의 손해배상 청구
결론: 수출계약 성사를 위한 필수 3종 세트
본 포스팅은 "미국 매출 발생이 임박하고, 바이어 계약이 진행 중인 상황"을 전제로 작성되었습니다. (초기 R&D 단계나 라이선싱 모델이라면 전략이 다를 수 있습니다.)
미국 수출을 앞둔 기업이라면, 다음 3가지는 선택이 아닌 필수 패키지로 준비하시길 권장합니다.
핵심 청구항 설계: 제품의 가장 강력한 세일즈 포인트 1~2개를 선정하여, 이를 완벽히 보호하는 미국 청구항을 설계하십시오.
최적의 출원 경로 확정: 사업 일정에 맞춰 미국 직출원, PCT 진입, 가출원 중 가장 유리한 방법을 선택하십시오.
특허 현황 요약서 (Patent Status Sheet): 바이어에게 즉시 제시할 수 있는 1장짜리 요약 문서를 준비하십시오.
이제 겨우 수출을 시작하는 형편에 이런 것까지 준비해야 하나요? 걱정이 많으시죠?
수출기업을 위한 정부지원사업이 기다리고 있습니다.
특허청 산하의 공공기관인 한국지식재산 보호원(https://www.koipa.re.kr/)은 수출기업의 수출전 해외 지재권 리스크에 미리 대응할 수 있도록 다양한 지원사업을 하고 있는 대표적인 기관입니다.
수출보증과 관련한 정부지원사업에 대해서도 별도 포스팅으로 자세히 다룰 예정이니 관심이 있으시다면 읽어봐주세요.
국제특허 동천 대표변리사 · 아이피파트너 운영