미국 특허출원은, 더 강조하지 않아도 충분할 정도로 정말 중요합니다.
그런데 이걸 어떻게 들어가느냐를 두고 제대로 조언을 받아본 중소기업이 얼마나 될까요.
대부분은요.
"미국에 PCT 국내단계 진입을 한다” 또는 “미국 특허출원을 한다”고 하면 들어간다"고 하면 단지 PCT국내단계 진입의 형태로 절차를 진행합니다.
다른 길이 있는데도, 그 길이 내 사건에 더 맞을 수도 있는데도, 그 얘기를 꺼내주는 변리사를 만나기가 어렵습니다.
사실 이건 변리사가 아웃고잉(해외 출원) 실무를 깊이 해보지 않으면 짚어주기 어려운 부분이거든요. 그러다 보니 중소기업일수록 이런 진단의 사각지대에 놓이게 됩니다.
그래서 이번 포스팅에서, 그 "다른 길"이 뭔지부터 제대로 풀어드리겠습니다.
읽고 나면 내 사건이 그냥 국내단계 진입으로 충분한지, 아니면 다른 길을 검토받아야 하는지 감이 잡히실 겁니다.
미국 진입에는 사실 두 갈래 길이 있습니다
미국에 PCT를 기반으로 들어가는 방법은 크게 두 가지입니다.
첫째는 우리가 흔히 아는 371 국내단계 진입입니다.
미국 특허법 35 U.S.C. 371에 따라, PCT 출원을 그대로 미국 국내단계로 이행시키는 방식이죠.
가장 일반적이고, 실제로 가장 많이 쓰입니다.
둘째가 바로 바이패스(bypass)라고 하는 절차입니다.
이건 다른 국가에는 잘 없는 제도이고, 우리나라에도 당연히 없습니다. 그렇다보니 이걸 아는 변리사들이 잘 없습니다.
PCT 국내단계로 이행하는 게 아니라, PCT 출원을 우선권으로 주장하면서 미국에 새 출원을 별도로 출원하는 방식입니다. 35 U.S.C. 111(a)에 따른 출원이고요.
이름이 왜 바이패스(우회)냐면요.
원래 국내단계 진입(371)에 요구되던 절차들을 "생략하고 우회해서" 들어가기 때문입니다.
그리고 이 새 출원을 어떤 형태로 하느냐에 따라 다시 나뉩니다.
CA(Continuation, 계속출원) — PCT 명세서 내용 그대로 이어서 새 출원
CIP(Continuation-In-Part, 부분계속출원) — 거기에 새로운 내용을 더 추가해서 새 출원
그러니까 미국 진입은, 정확히는 371 국내단계 진입 / 바이패스 CA / 바이패스 CIP, 이렇게 세 갈래로 보시면 됩니다.
[미국 진입은 371 국내단계 진입과 바이패스(CA·CIP) 두 갈래로 나뉩니다]
바이패스, 어떤 점이 좋을까요
그럼 멀쩡한 국내단계 진입 놔두고 왜 바이패스를 고려하느냐.
몇 가지 분명한 장점이 있습니다.
첫째, 우선 심사(Track One)가 가능합니다.
미국엔 트랙원(Track One)이라는 우선심사 제도가 있는데요.
PCT 미국 국내단계 진입은 출원하면서 바로 트랙원을 우선심사 제도를 이용할 수 없습니다. 그런데 바이패스는 출원 시점에 트랙원을 신청할 수 있어요.
실무적으로는 심사하이웨이 PPH가 장점이 많기 때문에 요건을 충족한다면 심사하이웨이 PPH를 추천하는데, 요건이 안되는 경우라면 바이패스 이후 트랙원을 신청하는 방법이 있습니다.
둘째, 발명자 선언서(declaration)가 늦어도 진행이 됩니다.
371에서는 선언서가 갖춰지지 않으면 RCE(계속심사청구) 같은 절차를 제대로 밟기 어려운데, 바이패스는 선언서가 아직 없어도 출원하고 진행할 수 있습니다. 서류 준비가 마감에 쫓길 때 숨통이 트이는 부분이죠.
셋째, CIP라면 새로운 내용을 추가할 수 있습니다.
이게 바이패스 CIP만의 결정적인 장점입니다!! 사실 이것 때문에 이 포스팅을 쓴 것인데요.
371 국내단계 진입은 신규사항(new matter)을 절대 추가할 수 없습니다. PCT에 쓰여 있던 그대로만 들어가야 해요.
그런데 바이패스 CIP는, PCT 출원 이후에 개량하거나 새로 개발한 실시예를 명세서에 더 얹어서 미국에 출원할 수 있습니다.
PCT 출원해놓고 제품을 계속 발전시킨 경우라면, 그 발전분까지 미국에서 같이 권리화할 길이 열리는 겁니다. 또는, PCT 출원의 품질이 낮은 경우 보완이 필요한 상황이라면 매우 요긴하게 쓰일 수 있습니다.
다만, 공짜는 아닙니다 — 바이패스의 주의점
좋은 점만 있으면 다들 바이패스로 가겠죠.
그렇지 않으니 371이 여전히 가장 많이 쓰이는 겁니다. 주의점도 분명합니다.
첫째, CIP로 추가한 내용은 PCT가 선행기술이 될 수 있습니다.
이게 가장 조심해야 할 부분인데요.
바이패스 CIP에서 새로 추가한 내용은, 정작 그 부분만 놓고 보면 먼저 공개된 내 PCT 출원이 오히려 선행기술로 작용해서 거절 근거가 되어버릴 수 있습니다.
그래서 PCT 공개 시점을 잘 봐가면서, 새 내용을 추가할지 말지 신중하게 판단해야 합니다.
둘째, 마감을 놓치면 되살릴 수 없습니다.
371 국내단계 진입은 30개월 기한을 놓쳐도, 고의가 아니었음을 소명해 되살릴 여지가 있습니다(revival).
그런데 바이패스는 기한을 놓치면 되살리는 길이 없습니다. 그러니 바이패스로 갈 거라면 마감 관리를 더 빡빡하게 해야 합니다.
셋째, 수수료 감면·서류 측면에서 손해 보는 부분이 있습니다.
PCT 국제조사를 미국 특허청이 한 경우 371에서는 출원 수수료가 줄어드는데, 바이패스는 그런 감면이 없습니다.
또 371은 우선권 서류를 PCT에서 미국 특허청으로 자동으로 넘겨주는데, 바이패스는 우선권 증명서류를 따로 챙겨 제출해야 합니다.
그래서, 내 사건은 어느 길일까요
정리하면 이렇게 보시면 됩니다.
특별한 사정이 없다면 → 371 국내단계 진입이 무난합니다. 가장 많이 쓰이는 데는 이유가 있어요. 비용·서류·기한 관리 면에서 안전합니다.
미국에서 빨리 등록받아야 한다(바이어·전시회·소송 대비 등) → 심사하이웨이 요건을 만족하면 PPH, 그게 아니면 트랙원을 걸 수 있는 바이패스 CA를 고려.
PCT 출원 이후에 제품·기술이 더 발전했고, 그 부분까지 미국에서 권리화하고 싶다 → 바이패스 CIP. 단, PCT가 선행기술이 되는 함정을 반드시 함께 검토.
여기에 다른 포스팅에서 다룬 IDS, 마이크로 엔티티, 자진보정까지 같이 얹어서 보면, 미국 진입 전략이 비로소 입체적으로 짜입니다.
미국은 이렇게 "어느 길로 들어가느냐"부터가 전략입니다.
그런데 이 판단은 출원인 혼자 할 수 있는 게 아닙니다. 내 기술이 출원 후 얼마나 발전했는지, 등록이 얼마나 급한지, PCT 공개 시점이 언제인지를 다 놓고 누군가는 짚어줘야 하는 진단이거든요.
국내단계 진입 하나만 알고 들어가면, 빠르게 받을 수 있던 걸 천천히 받거나, 추가할 수 있던 권리를 통째로 놓칠 수 있습니다.
그리고 안타깝게도, 중소기업일수록 이런 진단을 받아볼 기회 자체가 드뭅니다.
그래서 말씀드립니다.
미국 진입을 앞두고 계신다면, 바이패스가 내 사건에 맞는 길인지 한 번쯤 꼭 점검받아 보세요.
내 사건이 371 국내단계 진입이 맞는지, 아니면 바이패스(CA·CIP)를 검토해야 하는지 짚어드립니다. 우측 문의하기에 PCT 출원 상황과 제품 개발 경과를 간단히 남겨주세요.
기술 발전 상황과 권리화 시급성을 기준으로 적절한 경로를 진단해드립니다.
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