수출바우처로 해외특허비용 사용시 제약이 있어?

수출바우처의 개념이나, 해외에 수출을 하려고 할 때에 왜 특허를 등록해야 하는지와 같은 기본적인 내용은 이미 잘 알고 있다고 생각하고, 이번 포스팅에서는 수출바우처로 해외 특허비용을 사용할 때에 유의할 점과 제약사항에 대해서 설명하겠습니다.

수출바우처의 기본 개념에 대해서는 이 포스팅에서 확인해주시고, 수출바우처 사업공지의 자동안내 등록은 여기에서 하실 수 있습니다. 이외에 수출바우처의 신청이나 사용과 같은 내용은 이 블로그의 다른 포스팅을 참고해주세요.

수출바우처로 이용가능한 특허비용의 범위

일단, 국내 특허비용은 수출바우처로 사용할 수 없습니다. 즉, 우리나라 특허청에 특허를 출원하거나 등록할 때 소요되는 특허법인 수임료는 수출바우처로 이용할 수 없다는 이야기입니다. 수출과 관련된 서비스가 아니기 때문이고요.

수출을 하고자하는 국가에 특허를 등록할 때 소요되는 비용, 즉 해외특허 비용이라면 대체로는 제한없이 사용이 가능합니다.

예를 들어서, 미국에 수출하는 기업이라면 PCT 국제특허를 출원하는 비용이라거나, 미국 특허를 출원하는 비용, 미국 특허청에서 거절이유(Office Action)을 받은 경우에 이에 대응하는 비용, 등록결정을 받은 후 납부하는 등록비용 등 제약없이 사용이 가능합니다.

물론, 매년 납부하는 연차료도 수출바우처로 사용할 수 있습니다. 미국은 매 4년마다 한번씩 연차료를 납부하는데 납부가능 기간이 수출바우처 협약 기간내라면 당연히 수출바우처를 이용하시는 것이 좋겠습니다.

수출바우처로 이용할 수 없는 해외특허 비용은?

그런데, 중요한 제약이 하나 있습니다. 바로, 해외특허의 명의와 수출바우처 계약자 명의가 일치하는 경우에만 바우처를 사용할 수 있다는 점입니다.

예를 들어, 회사 대표이사 이름으로 미국에 특허를 출원한 이후에, 법인이름으로 수출바우처에 선정이 된 경우. 그 미국특허와 관련한 비용은 수출바우처로 사용할 수 없습니다.

사실, 이게 당연한 것이…나라에서 바우처를 발행해준 것은 회사인데, 회사가 아닌 제3자(회사의 대표이사도 제3자입니다.)가 바우처를 사용하는 것은 말도 안되거든요.

이런 경우 어떻게 해야 할까요?

명의를 법인으로 변경한 다음에, 수출바우처를 이용하면 됩니다. 다만, 우리나라처럼 행정처리가 빠른 나라는 잘 없어서, 해외 지재권의 명의변경은 빨라도 한두달 정도는 걸린다고 봐야 하고요. 따라서, 회사 대표이사 명의로 된 해외 지재권에 대해 수출바우처를 사용하고자 한다면 서둘러 법인으로 명의부터 바꾸는 것이 좋겠습니다.

단, 명의를 변경하는데 소요되는 비용은 수출바우처를 이용할 수 없으니 유의해야 합니다. 그리고, 명의변경 신청서를 제출하자마자 회사이름으로 바우처를 사용하는 것도 자칫 바우처 사용이 거부될 수 있기 때문에 유의해야 합니다.

해외지재권의 권리자는 개인인데 수출바우처 협약은 법인 명의로 체결된 경우, 바우처 사용이 거부되는 대표적인 사례에 해당합니다. 이런 경우에는 사전에 권리이전 절차를 먼저 정리해두는 것이 필요합니다.

수출바우처는 협약기간내에 비용을 모두 소진해야

해외 특허를 내보신 분이라면 잘 알겠지만, 우리나라와 달리 해외에서 특허를 등록받는 과정을 생각보다 절차도 복잡하지만 비용도 상당히 많이 들고, 시간도 굉장히 많이 걸립니다.

우리나라 정도면 심사기간도 굉장히 짧고, 특허권을 획득할때까지 비용도 그리 많이 들지 않는 편인데요.

해외에 몇 개 국가에 특허를 출원해놓고, 각 나라마다 특허증을 손에 쥐기까지 생각보다 많은 시간이 걸리고, 각 단계마다 비용이 계속 들어갑니다. 심사과정에서 거절이유(Office Action)이 지적되면 그때마다 현지로펌에서 상당히 많은 비용을 청구하기 때문인데요.

수출바우처는 협약 기간내에 비용을 모두 소진해야 합니다. 그런데, 협약기간이 길어야 1년이라서 해외에 특허를 출원하고 좀 지나면 협약기간이 끝나버립니다.

예를 들어, 미국에 특허출원할 때 수출바우처를 사용하고, 이후에 미국특허상표청(USPTO)에서 거절이유를 받을 즈음이면 수출바추어 협약기간이 끝나버리기 때문에 그 이후의 비용은 기업이 온전히 부담해야 합니다.

수출바우처 비용 사용만큼은 절대로 규정을 지켜야

수출바우처 협약 기간 이후에 발생되는 비용은 온전히 기업이 부담해야하는데, 해외 특허는 출원에서 등록까지 상당히 긴 시간이 걸리기 때문에 수출바우처 기간내에 처리가 어렵지요.

그래서, 정말 드물게 비용을 미리 지불하도록 해달라고 요청하는 경우가 있습니다. 즉, 수출바우처 기간내에 비용을 미리 쓰게 해달라는 것인데요.

그런데, 수출바우처 홈페이지에 들어가면 비용을 과도하게 책정하거나, 리베이트를 받거나 하는 경우 바우처로 지급된 정부지원금이 환수되는 것은 당연하고 처벌받을 수 있다고 나와 있습니다. 실제로, 해마다 이런 사례들이 적발되고 있기도 하고요.

미리 비용을 선납하는 것도 비용을 과도하게 책정하는 것으로 볼 수 있기 때문에 굉장히 위험합니다. 그래서, 저희는 고객사 요청시 수출바우처 플랫폼 측과 비용을 지급하는 수출바우처 전담 회계법인을 통해서 매번 확인하고서 진행하고 있는데요. 요구사항이 위법한 경우에는 딱 잘라서 거절하고 있습니다.

그래도, 요즘은 수출바우처 협약 체결시에 설명을 잘 해주고 있어서 그런지, 무리한 요구를 하는 경우는 거의 없기는 합니다.

한편, 수출바우처 지침상 해외 특허와 관련하여 각 단계별로 금액을 대략적으로 상한을 정해두고 있어서, 그 범위 이내에서라면 국가나, 업무의 난이도나 내용에 따라서는 세부 계약내용과 금액을 조정하는 것이 가능합니다.

이외에, 거절이유를 지적받지 않을 수 있도록 미리 자진보정을 하는 등의 방식으로 수출바우처 협약기간 내에 비용을 사용하는 것도 규정을 벗어나지 않는 것이어서 가능합니다.

물론, 수출바우처로 비용을 아끼는 것보다 더 중요한 것은 해외 특허 전문변리사를 통해서 안전하게 수출예정 국가에서 특허권을 취득하는 것입니다. 수출바우처에 선정되었다면, 수출바우처 플랫폼에 등록된 해외특허 전문 아이피파트너를 통해 해외특허권 권리확보에 만전을 기할 수 있을 것입니다.

수출바우처의 해외지재권 업무 수행기관인 아이피파트너를 추천하는 이유는 여기에서 확인해주세요.