20년 넘게 해외출원 업무를 하다 보니, 우선권 기간 12개월을 넘겨서 찾아오시는 분들을 꽤 만나게 되는데요. 대부분은 우선권 기간이 출원일로부터 1년이라는 걸 모르셨던 경우이고, 등록일로부터 1년이라고 알고 계셨던 분들도 생각보다 많습니다. 그런데 요즘은 여기에 한 가지가 더 붙었습니다. 인공지능에게 먼저 물어보시고는 "PCT에 우선권 회복 제도가 있다던데, 그걸로 진행해 주세요"라고 문의를 주시는 거죠.
우선권 기간은 등록일이 아니라 출원일부터 12개월
우선권 기간은 우리나라 특허출원의 출원일로부터 12개월입니다. 등록일로부터 세는 것이 아닙니다. 이 기간 안에 PCT 국제출원이나 해외 특허출원을 하면서 우선권을 주장하면, 해외에서도 우리나라 출원일에 출원한 것으로 인정을 받게 됩니다.
등록일로부터 센다고 생각하고 계셨다면, 안타깝지만 그 특허로는 PCT 출원을 할 수 없습니다. 특허가 등록되면 등록공고가 되는데, 이것도 엄연한 공개거든요. 내 특허공보가 이미 공개되어 있으니, 해외에서는 그 공보가 내 발명의 신규성을 부정하는 선행기술이 되어버립니다.
PCT 우선권 회복, 우리나라에서는 없는 제도로 보세요
PCT 규칙에 우선권 회복 제도가 있는 건 맞습니다. 인공지능이 알려 주는 것도 바로 이 규정이고요. 그런데 국제조약에는 있지만 우리나라에서는 쓸 수 없는 제도입니다. 지식재산처는 PCT 출원을 받는 관청(수리관청)으로서 이 회복 신청을 받지 않는다고 WIPO에 통지해 두었습니다(PCT 뉴스레터 2024년 12월호).
출처: WIPO PCT 뉴스레터 2024년 12월호(한국어판) 5쪽 일부 발췌·강조, CC BY 4.0.
WIPO 국제사무국에 ePCT로 직접 출원하면 이론상으로는 방법이 있기는 합니다. 하지만 실효성이 없습니다. 국제단계에서 우선권 회복이 받아들여지더라도, 국내단계에서 이를 인정할지는 국가마다 다르거든요. 게다가 ePCT로 직접 출원하면 지식재산처 국제출원과에서 서지사항 등을 꼼꼼하게 크로스체크해 주는 행정적인 도움을 받기 어렵습니다. 이런 이유로 국제특허 동천에서는 ePCT 출원을 하지 않고, 고객분들께도 우선권 회복은 없는 제도라고 생각하시라고 말씀드리고 있습니다.
국내출원이 공개 전이라면, 우선권 없이 PCT를 냅니다
우리나라 특허출원은 보통 출원일로부터 1년 6개월이 지나야 출원공개가 됩니다. 그래서 12개월을 넘겼더라도 아직 출원공개 전이라면, 우선권 주장 없이 PCT 국제출원을 진행하면 됩니다. 공개 전의 국내출원은 아무도 볼 수 없으니, 해외 심사에서 선행기술이 되지 않거든요.
다만, 조기공개를 신청했거나 우선심사로 이미 등록된 경우에는 이 방법을 쓸 수 없습니다. 이미 공개가 되어버렸으니까요. 그리고 우선권을 포기하는 데에는 위험도 따릅니다. 해외에서는 PCT 국제출원일이 판단 기준일이 되기 때문에, 그 사이에 다른 사람이 먼저 출원한 것이나 우리 회사가 제품을 팔거나 전시한 것도 선행기술이 됩니다. 이 부분은 감수하고 진행하셔야 합니다.
우리나라 권리는 원래의 국내출원으로 받으면 됩니다. PCT 국제출원으로 우리나라에 국내단계 진입을 다시 할 필요는 없습니다.
오히려 12개월을 더 버는 경우도 있습니다
우선권을 포기하는 것이 꼭 손해만은 아닙니다. PCT 국내단계 진입기한 30개월은 우선일로부터 계산하는데요. 우선권 주장이 없으면 PCT 국제출원일이 곧 우선일이 되므로, 국내단계 진입 시점이 최대 12개월 늦춰집니다.
실제로 30개월이 너무 빨리 다가와서 국내단계 진입을 포기하는 경우가 정말 많습니다. 사업화는 아직 멀었는데 국가별 진입 비용부터 마련해야 하니까요. 그래서 기술 발전 속도가 느린 매우 특수한 분야라면, 저는 오히려 우선권 없이 출원하자고 권해 드리는 편입니다. 이런 분야는 사업화에도 시간이 더 걸리기 때문에, 우선권을 포기하더라도 12개월을 더 확보하는 쪽을 원하시는 고객분들도 계십니다. PCT로 해외출원 비용 집행을 미루는 방법은 수출국을 아직 못 정했다면 PCT로 해외출원 비용을 30개월 미룰 수 있습니다에서 자세히 다뤘습니다.
반대로 기술 발전 속도가 매우 빠르거나 제품 개발 주기가 짧은 분야라면 신중하셔야 합니다. 몇 달 사이에도 유사한 출원이 쏟아지는 분야에서는 우선권을 잃는 리스크가 너무 크거든요.
이미 공개됐다면, 업그레이드된 기술로 PCT를 냅니다
국내출원이 이미 출원공개되었거나 등록공고가 되었다면, 그 발명 그대로는 PCT 국제출원을 할 수 없습니다. 그래도 해외 권리가 꼭 필요하다면, 그 특허 이후에 제품에 추가로 반영된 기술이 있는지부터 찾아봅니다. 업그레이드된 기술이 있다면, 그 기술을 반영해서 새로 PCT 국제출원을 하시라고 권해 드립니다.
제품은 출시된 뒤에도 계속 개량되거든요. 공개된 내용과 달라진 부분을 잘 찾아내면, 해외에서 보호받을 만한 권리를 새로 확보할 여지가 생각보다 많습니다.
우선권 기간을 놓쳤다면, 이 순서로 판단하세요
우선권 기간은 국내 출원일부터 12개월입니다. 등록일이 아닙니다.
PCT 우선권 회복은 국제조약에는 있지만 우리나라에서는 쓸 수 없는 제도입니다.
국내출원이 공개 전이라면 우선권 주장 없이 PCT 국제출원을 합니다. 기술 변화가 느린 분야라면 국내단계 진입 시점을 12개월 늦추는 효과도 있습니다.
이미 공개되었거나 조기공개·우선심사로 등록되었다면, 그 이후 업그레이드된 기술로 새로 PCT 국제출원을 합니다.
PCT를 처음 준비하신다면 PCT 국제특허, 처음이라면 꼭 체크하세요부터 읽어 보시면 도움이 될 겁니다. 우선권 기간 12개월을 넘기셨다면, 국내 출원번호만 알려 주셔도 출원공개 여부와 PCT 국제출원 가능성을 바로 확인해 드리겠습니다.
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