미국이 주력 시장이라면, 헤이그 국제디자인이 오히려 위험할 수 있습니다
미국이 가장 큰 시장인 수출기업들이 신제품을 개발하여, 국제디자인을 등록하려고 할 때, 흔히 이런 고민을 하는 경우가 많습니다.
“이제 미국 이외에도 호주도 수출해야 하고, 캐나다에도 수출하고, 유럽도 수출하고 싶은데 헤이그로 한 번에 묶는 게 편하지 않을까요?”
이 질문 자체는 틀리지 않습니다. 문제는 그 계획의 현실성이 높지 않고, 실제로는 앞으로도 계속 미국 위주로만 매출이 나오는 경우라면 조금 더 냉정하게 생각해야 한다는 것입니다.
다시 말씀드리면, 오직 미국에서 매출이 나오고 있고, 다른 국가들은 기왕 헤이그 국제디자인을 하는 김에 추가하는 정도로 접근하는 것이라면, 헤이그는 편한 길이 아니라 오히려 더 위험한 길이 될 수 있습니다.
왜 문제가 생길까요?
헤이그 국제디자인은 출원 창구를 단일화해 주는 제도입니다. 하지만 미국 심사 기준을 완화해 주는 제도는 아닙니다. 헤이그로 출원하든, 미국에 직접 출원하든 미국 특허청(USPTO)은 동일한 기준으로 심사합니다.
차이는 어디에서 발생할까요? 바로 도면 설계 단계입니다.
미국 디자인은 “도면이 전부”입니다
미국 디자인 특허는 글로 쓴 청구항이 아니라 도면이 권리 범위입니다. 아래 요소들이 곧 권리의 범위를 결정합니다.
실선과 점선의 구분
음영 처리
시점(View)의 구성
부분 디자인 전략
문제는 여기서 시작됩니다. 헤이그로 여러 국가를 동시에 고려하다 보면 도면이 ”국제용으로 무난한 형태”로 준비됩니다. 그 결과,
미국에서 권리 범위가 좁아지고
경쟁사의 회피 설계를 막지 못하고
OA(거절이유) 대응 시 수정 여지가 제한됩니다.
특히, 보정이 자유롭지 않다는 점을 간과하면 안 됩니다
미국 직접 출원이라면 처음부터 미국 심사 기준에 맞춰 전략적으로 설계합니다. 하지만 헤이그로 진행할 경우, 도면을 여러 국가 기준에 맞추려다 보니 전략성이 희석되고, 나중에 미국에서 보정하려 해도 범위가 제한됩니다.
디자인은 특허와 달리 보정으로 회생시키는 것이 쉽지 않습니다. 초기 도면이 곧 승패를 좌우합니다.
헤이그 국제디자인의 장점은 분명히 있습니다
당연한 이야기이지만, 헤이그 국제디자인 제도는 분명히 편리합니다.
출원 절차가 통합됩니다.
우선권 6개월을 한 번에 묶을 수 있습니다.
여러 국가를 동시에 접수할 수 있습니다.
하지만 이 편의성은 행정 단계의 편의성입니다. 미국 내에서의 권리 확보 난이도는 전혀 낮아지지 않습니다.
미국이 핵심일 때의 의사결정 기준
다음 질문에 “YES”라면, 신중해야 합니다.
미국 매출 비중이 대부분인가?
향후 미국 내 플랫폼 차단이나 소송 가능성을 고려하는가?
경쟁사의 디자인 회피를 강하게 막아야 하는 제품인가?
부분 디자인 전략이 필요한가?
이 경우라면,
도면은 반드시 미국 기준으로 먼저 설계해야 합니다.
그리고 나서 그 도면이 EU, 일본 등 다른 국가에서도 유효한지 역으로 검토해야 합니다. 순서를 바꾸면 안 됩니다.
그럼, 언제 헤이그 국제디자인이 적합할까요?
반대로 다음과 같은 경우라면 헤이그 국제디자인이 합리적입니다.
미국 이외에도 매출이 충분히 나오고 있다.
다수 국가에 동시 진입이 중요하다
디자인 구조가 단순하다
빠른 일괄 접수가 우선이다
미국이 1순위라면 편의성보다 권리 범위가 먼저입니다
헤이그 국제디자인은 편리한 제도입니다. 하지만 미국이 핵심 시장이라면, 편의성보다 권리 범위가 우선입니다. 이는 미국이 다른 국가들과 달리 디자인을 특허의 일종인 디자인 특허 (Design Patent)로 취급하기 때문에 발생하는 실무적인 고려이기도 합니다.
도면을 “국제용으로 무난하게” 만들고 나중에 미국에 맞추려 하면 늦습니다. 미국이 부동의 1순위라면,
미국 기준 도면을 먼저 설계하고
그 도면으로 다른 국가 확장이 가능한지 검토하고
그 다음에 헤이그 국제디자인을 선택할지 결정해야 합니다.
헤이그 국제디자인이 언제나 지름길은 아닙니다. 미국이 핵심이라면, 오히려 돌아가는 길이 될 수 있습니다
국제특허 동천 대표변리사 · 아이피파트너 운영