미국 특허청에서 35 USC §101 대상적격 위반이라는 지적을 받았다면?
미국 특허법 35USC101 발명의 ‘대상적격’이라니 도대체 무슨 말일까요?
이 게시물을 읽고 계신다면, 아마도 소프트웨어 관련 발명으로 우리나라 특허청에 특허출원을 하고 또 이걸 번역해서 미국에 특허출원을 했다가 거절이유를 지적받은 기업의 담당자이거나, 또는 해당 사건을 진행하고 있는 실무 변리사일 것입니다.
35 USC §101은 미국 특허법에서 발명이 특허를 받을 수 있는 대상적격성을 규정하고 있습니다.
특허로 보호받기 위해서는 신규성(Novelty)이나 진보성/비자명성(Non-obviousness)을 갖추어야 함은 당연합니다. 우리나라 특허출원에 대한 심사과정에서도 많이 다루어봤을텐데요.
미국에 소프트웨어 발명의 특허출원을 해보면, 아예 특허법의 보호대상조차 아니라는 거절이유가 지적되는 일이 허다합니다.
미국 특허법상 특허로 보호받기 위해서는 다음 네 가지의 카테고리에 해당해야 합니다.
process
machine
manufacture
composition of matter
그런데, 심사관이 보기에 청구항 기재발명이 위 네 가지 중 하나로 보이기보다는
영업 방법
업무 규칙
계산 논리
에 가깝다면, 아무리 새롭고 기술적으로 고도한 것이라고 하여도 “non-statutory subject matter”라고 하여 아예 특허법상의 보호대상이 아니라는 지적을 합니다.
예를 들어, 단순한 알고리즘이나 수학적 공식을 단순히 컴퓨터에 적용한 경우라거나, 오프라인의 수업방법이나, 영업방법 자체에 불과한 것이라면 십중팔구 대상적격 흠결로 지적이 나옵니다.
소프트웨어 관련 발명의 대상적격과 관련하여 유럽특허청은 조금 다른 방향으로 까다롭지만, 미국도 매우 엄격한 편입니다. 우리 특허법에 없는 거절이유이기 때문에 당황할 수 있는데요. 그래도, 처음 미 연방 대법원에서 Alice 판례가 나온 이후 제법 시일이 지났기 때문에 지금은 해법이 알려져 있습니다.
미국 특허법 35 USC §101 대상적격에 대한 미연방대법원 판례와 미국 특허상표청 심사기준
대상적격 해법을 설명하기 위해서는 미연방대법원 판례에서부터 MPEP로 이어지는 과정을 소개 해야하는데요. 여기서부터는 살짝 어려운 내용이라서, 아웃고잉 사건을 핸들링하는 현직 변리사가 아니라면 대강 이렇다하는 감만 잡고 넘어가셔도 좋습니다.
소프트웨어 관련 발명, 특히 비즈니스 모델 특허들을 진보성 판단도 하지 않고 바로 날려버릴 근거를 만들어준 그 유명한 2014년 미연방대법원의 Alice 판례에 대해서는 실무자라면 아마 들어보았을 겁니다.
a. Alice Corp. v. CLS Bank International (2014)
Alice 판례에서 소프트웨어 및 비즈니스 방법 특허의 대상적격 판단기준을 제시했지요. 또 다른 유명 판례인 Mayo 판례의 법리를 결합해서 다음 두 단계의 테스트를 Alice/Mayo 테스트라고 부릅니다.
Step 1: 청구항이 추상적 아이디어 등에 directed to 되어 있는가
Step 2: 추가적인 inventive concept가 있는가
b. USPTO의 MPEP (Manual of Patent Examining Procedure)
MPEP는 우리나라로 치면 심사지침서에 해당합니다. 여기에 35 USC §101의 대상적격성 판단 기준을 상세히 설명하고 있습니다. 특히, 2106절(MPEP 2106)은 대상적격성에 관한 심사 지침을 제공합니다.
Alice/Mayo 판례 이후 업계에는 대혼란이 왔었는데요, 상당히 시간이 흘러 Alice/Mayo 테스트를 기반으로 구체적인 심사 기준을 제시한 “Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance”가 MPEP에 수록되면서 그 해법이 알려지게 됩니다.
MPEP 2106: 대상적격성 판단을 위한 두 단계 테스트
MPEP 2106은 미국 특허청(USPTO)에서 특허 심사관들이 35 USC §101에 따른 발명의 대상적격성을 평가할 때 사용하는 지침입니다.
뒤집어 말하자면, MPEP 2106의 구조를 알아야 35 USC §101 대상적격 거절이유의 해소가 가능하다는 이야기죠. 우리나라에 없는 거절이유이기 때문에 미국 소프트웨어 특허출원을 핸들링하는 실무 변리사라면 숙지해두어야 합니다.
▶ Step A: 청구항이 “무엇에 directed to 되어 있는가?”
청구항 기재발명이 실질적으로 무엇에 관한 것이냐 하는 테스트인데, 다시 가지번호 1, 2로 나눠집니다.
▪ Step A – Prong 1
청구항이 다음중 하나를 포함(recite)하고 있는가?
추상적 아이디어
조직화된 인간 활동
수학적 개념
👉 이들 가운데 하나에 관한 발명이면 YES. Prong 2로 진행
▪ Step A – Prong 2
그 추상적 아이디어가 청구항 전체의 핵심(focus) 인가?
👉 핵심이면 Step A에서 탈락. 대상적격이 없는 발명이 되는 겁니다.
이 단계를 넘기지 못하고 많은 발명이 “non-statutory subject matter”로 판정됩니다. Step A를 무사히 통과했다면 다음 Step B가 기다리고 있습니다.
▶ Step B: 추상적 아이디어를 넘어서는 “추가적인 기술적 개념(inventive concept)”이 있는가?
Step A를 무사히 통과했다면, 다음 단계로 진행합니다. Step B에서 심사관은 다시 묻습니다.
“이 발명에,
단순한 아이디어 적용을 넘는
기술적 장치나 처리 구조가 있는가?”
즉, Step A를 무사히 통과했다고 해도,
일반적인 컴퓨터 사용 ❌
단순한 데이터 처리 ❌
이라면 Step B를 통과하지 못하고 대상적격 위반으로 거절됩니다.
35 USC §101 대상적격 위반 거절이유 대응 예제
말로만 알아볼 것이 아니라, 실제 사례를 살짝 소개하겠습니다. 고객사 업무상 비밀에 해당하기 때문에 실제 Response를 보면서 스터디하는 것은 곤란하고, 대략적인 대응 요지만 풀어서 설명해보겠습니다.
예를 들어서 청구항이 아래와 같이 작성되어 있어 Step A, B 모두 통과하지 못하고 거절된 사안입니다.
❌ 거절 대상이 된 초기 청구항 (개념적 예시)
데이터를 수집하고,
조건에 따라 데이터를 판단하며,
그 결과를 사용자에게 제공하는 방법.
이와 같은 청구항은 대체로 기능 중심으로 Functional 하게 구성되어 있어서 Step A에서 “추상적 아이디어에 directed to 되어 있다”는 판단을 받기 쉽습니다.
우리나라 특허실무상 소프트웨어 관련 발명의 청구항을 대체로 Functional 하게 쓰는
편인데, 이걸 번역해서 미국출원하면 Alice/Mayo 테스트의 Step A에서 벌써 탈락하게 됩니다.
우리나라 기준으로는 또 그게 좋은 청구항이라 미국출원시 명세서를 다 뜯어고칠 수도 없는 노릇이고 실무적으로는 조금 어려움이 있습니다.
실무에서는, 거절이유를 지적받은 이후에는 미국 스타일로 청구항을 뜯어고칩니다. 다만, 당연하지만 New Matter는 추가할 수 없고, 원 명세서 기재범위 내에서만 보정이 가능하기 때문에, 대상적격 거절이유가 예상된다면 미국출원시에는 나중에 보정할 것을 생각해서라도 CIP출원을 하는 것이 맞습니다.
⭕ 101 대응을 위해 보정된 청구항 (개념적 예시)
프로세서에 의해 실행되는 명령을 포함하는 시스템으로서,
서로 연관된 복수의 데이터를 특정 데이터 구조로 매핑하여 저장하고,
해당 데이터 구조에 기반하여 처리 순서를 제한하며,
그 처리 결과를 사용자 인터페이스의 특정 영역에 출력하는 시스템.
크게 두 가지가 달라졌습니다.
Functional한 표현들이 사라지고 프로세서, 메모리 등등을 주체로 해서 컴퓨터 시스템에 관한 발명이라는 것을 명확하게 합니다.
그리고, 추상적인 아이디어에 불과하다는 판단을 벗어나기 위해, 데이터가 어떤 구조로 저장되는지, 처리 과정에서 어떤 제약과 순서가 생기는지, 그 결과가 컴퓨터 내부 동작에 어떤 변화를 가져오는지를 청구항에 직접 반영했습니다.
이걸로 일단 Step A를 벗어날 수 있습니다.
나아가 데이터의 처리에 관한 한정을 어느 수준으로 할 것인지에 따라 Step B에서 요구되는 inventive concept을 만족할 것인지 여부가 결정됩니다.
35 USC §101 대상적격 위반 거절이유 대응 논리구성
35 USC §101 대상적격 거절이유를 해소한 사례의 Response 논리구성을 간단히 소개합니다. 사실, 실제 Response를 보면서 스터디하는 것이 좋기는 한데 블로그에 소개하자니 더 쉽게 설명할 방법이 없네요.
Office Action에서 USPTO 심사관이 청구항이 추상적 아이디어에 directed to 되어 있다고 판단하며 Step A에서 문제를 제기한 사례였습니다.
청구항에 데이터 처리, 판단, 관리와 같은 구성이 다수 Functional 하게 표현되어 있었지만, 그 기능이 어떤 기술적 맥락에서, 어떤 컴퓨터 동작의 변화로 구현되는지가 충분히 드러나지 않는다는 것이 이유였습니다.
이에 대해 Response를 통해 “이 발명은 추상적 아이디어가 아니다”라고 주장하기보다는, 청구항을 전면 보정한 다음, 청구항 전체의 초점이 아이디어 그 자체가 아니라, 특정 기술적 환경에서 발생하는 문제를 해결하기 위한 구체적인 처리 구조에 있다는 점을 강조하는 방향으로 대응했습니다.
즉, 해당 기능이 단순한 추상적인 아이디어가 아니라, 컴퓨터 시스템 내부에서 데이터가 처리, 변환되는 방식에 실질적인 한정을 가지고 있다는 점을 중심으로 Step A – Prong 2를 해소하려고 시도하였습니다.
나아가, 설령 심사관의 판단대로 추상적 아이디어가 포함되어 있다고 보더라도, 본 발명에는 이를 단순히 구현한 수준을 넘어서는 추가적인 inventive concept가 존재한다는 점을 Step B 단계에서 함께 주장했습니다.
구체적으로는, 일반적인 컴퓨터에서 통상적으로 수행되는 처리와 달리, 특정 데이터 구조의 구성 방식, 처리 순서의 결합, 그리고 이로 인해 발생하는 기술적 효과를 명확히 짚어 설명했습니다. 이를 통해 “추상적인 아이디어를 단순히 컴퓨터로 구현한 것”이 아니라, 아이디어를 구체적인 기술 수단으로 한정하여 적용한 경우에 해당함을 부각시켰고, 결과적으로 35 USC §101 대상적격 거절이유를 해소할 수 있었습니다.
이번 포스팅의 내용은 지극히 마이너한 주제일 수 있는데,
굳이 35 USC §101 대상적격 거절이유에 대해 별도의 포스팅으로 작성한 것은, 우리나라에서 겪을 수 없는 거절이유이기 때문에 많은 변리사들이 당황한다는 점 그리고, 우리나라 특허명세서 실무상 그대로 번역해서 미국 출원을 하면 아예 진보성 판단을 받아보지도 못하고 거절되는 사례가 빈번하다는 점 때문입니다.
이 포스팅이 아웃고잉 업무를 하는 변리사들에게, 소프트웨어 관련 발명으로 미국에 특허출원을 한 기업들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다.
미국특허출원시 Office Action을 받았을 때의 대응에 대한 조금 더 일반적인 내용에 대해서는 이쪽 포스팅을 읽어보시면 도움이 될 것입니다.