미국 특허상표청(USPTO)에서 Office Action을 받았다면?

미국 특허상표청(USPTO)에 특허출원을 하면 심사관(Examiner)이 배정되어 심사를 하게 됩니다.

그리고, 대부분의 경우에는 특허를 등록받을 수 없다는 취지의 거절이유가 기재된 Office Action이라는 문서를 받게 되는데, 이는 우리나라 특허제도의 '의견제출통지서'에 해당합니다.

심사하이웨이 PPH를 청구한 경우 간혹 Office Action 없이 특허가 등록되기도 하지만, 거의 대부분은 특허를 등록받을 수 없다는 취지의 거절이유가 기재된 Office Action이라는 문서를 받게 됩니다.

Office Action을 받으면 3개월의 기간 내에 청구항을 보정하고, 심사관의 거절이유에 대한 의견을 담은 Response를 준비해서 제출함으로써 거절이유를 극복해야 특허등록을 받을 수 있습니다.

이번 포스팅은 미국에 특허출원을 했다가 Office Action을 받고서 특허가 거절된 것으로 생각해서 깜짝 놀라던 우리나라 기업과 상담하면서 미국특허 제도에 대해서 설명하다보니, 아~ 이런 정도의 내용은 안내를 좀 해드리는 것이 좋겠구나 싶어서 써봅니다.

Office Action에는 Final OA와 Non-Final OA가 있다.

Office Action은 미국 특허상표청(USPTO)에서 특허 출원 후 심사 과정 중에 발송되는 중요한 문서입니다. 이를 통해 심사관은 출원된 발명이 특허 요건을 충족하는지에 대한 의견과 거절 이유를 통보하게 됩니다. Office Action은 크게 두 가지로 나뉩니다:

• Non-Final Office Action (비최종 거절통지서): 심사관이 최초로 거절 이유를 제시하는 단계입니다. 이 경우, 출원인은 3개월 내에 응답(Reply)을 제출하여 거절 이유를 해소할 기회를 가집니다. 보통 청구항 수정이나 추가 자료 제출을 통해 대응하게 됩니다.

• Final Office Action (최종 거절통지서): Non-Final OA에서 제출된 응답에도 불구하고 여전히 거절 이유가 해소되지 않았을 때 발송됩니다. Final OA를 받은 경우, 추가적인 수정 없이 거절을 확정짓는 경우가 많아 대응이 더욱 어려워집니다. 다만, 일부 경우에는 제한된 응답을 통해 추가적으로 대응할 수 있습니다.

35USC102 진보성 거절이유를 해결하는 방법

실무적으로는 Office Action 대응을 할 때 대부분의 시간을 미국특허법 102조의 진보성 위반 지적을 해결하는데 쓰게 됩니다. 거절이유의 90%가 이 내용이라 보시면 틀리지 않습니다.

미국 특허법 제35조 102항(35 USC 102)은 발명이 새로움(novelty)을 갖추었는지를 평가합니다. 즉, 기존에 공개된 기술과 비교하여 출원 발명이 새로운지를 판단하는 기준입니다. 진보성(진보된 정도)을 인정받지 못하면 거절 이유가 될 수 있습니다. 이를 해결하는 방법은 다음과 같습니다:

• 상세한 설명으로부터 특징을 뽑기: 보통은 청구항에 기재된 범위에서 대응하려고 하는데, 실제로는 어떤 인용발명이 지적되었느냐에 따라 대응전략을 결정해야 합니다. 단순히 종속항을 독립항의 형태로 병합하는 것으로는 권리범위를 과도하게 감축하는 결과가 될 수 있기 때문입니다.

  그래서, 필요시에는 특허명세서의 상세한 설명을 분석하여 인용발명으로부터 도출되기 어려운 표현을 청구항에 끌어올리는 식으로 대응하는 것이 효과적입니다.

  이때, 중요한 점은 기존 청구항 요소와 새로 추가되는 청구항 요소가 단순히 병렬적으로 구성되는 것으로 해석되지 않도록, 둘 이상의 요소의 시너지가 인정되는 구성상의 한정을 청구항에 표현해주는 것이 필요합니다.

  말이 조금 어려운데 청구항에 서로 관련성 없이 우연히 함께 배치된 것뿐인 구성요소는 권리범위를 좁힐 뿐, 특허등록에 별다른 도움이 되지 않기 때문입니다. 좀 어려운 개념일 수 있는데 매우 중요한 내용이니 여러 번 읽고 꼭 기억하시길 바랍니다.

• 청구항의 Claim Language 개선: 청구항은 특허의 보호 범위를 결정짓는 가장 중요한 부분입니다. 그런데, 청구항의 기재요령이나 해석방식이 나라마다 다 다릅니다. 해외로 내보내는 사건(보통 업계에서는 아웃고잉 사건이라 합니다.)의 경험이 많지 않은 변리사들은 우리나라 특허심사과정에서의 경험을 과신하는 경향이 있는데 청구항 문구의 보정만큼은 미국 현지로펌과 충분한 커뮤니케이션을 거쳐 확정하는 것이 좋습니다. 물론, 미국이 물가가 워낙에 높다보니 현지로펌을 편하게 활용하기엔 비용부담이 큰 측면이 있지만 처음 검토의견을 보내서 Response 준비를 요청할 때에 점검할 사항을 리스트업해서 꼼꼼하게 물어보고 챙겨본다면 비용이 크게 늘어나지 않습니다. 현지로펌이 Response를 다 쓴 다음에 이것저것 다시 고쳐달라고 하면 실제 투입된 시간만큼 청구항 폭탄이 날아오기 때문에 국내 대리인이 조금 부지런하게 챙겨주는 것이 좋습니다.

• 아웃고잉 전문 변리사 선정: 지식재산권 법령이라고 해봐야 특허법, 상표법, 디자인보호법 그리고 저작권법 정도인데, 거의 해마다 법개정이 된다는 걸 대부분 잘 모르세요. 그래서, 실제로는 변리사들도 어? 그 조항 개정되었어? 법정기간인데 바뀐거야? 허구한날 깜짝깜짝 놀랍니다. 고작 몇개의 법령인데 해마다 개정되는 걸 다 알 방법이 없거든요. 그런데, 해외의 각 국가별 법령이나 심사실무, 중요한 판례 같은 걸 모든 변리사들이 다 꿰차고 있을까요? 그럴리가 없지요. 사실 이 부분은 그냥 많은 시행착오를 겪어서 어느 부분 조심해야할지 체득한 아웃고잉 전문 변리사(변리업계에서는 우리나라에서 해외로 출원하는 사건들을 아웃고잉 사건이라 부릅니다.)를 선정하는 것이 최선책입니다.

진보성을 너무 촘촘하게 다투면 RCE(재심사) 무한루프에 빠질수도

우리나라는 의견제출통지서 이후 의견서를 제출하면 특허결정을 받거나 또는 거절결정을 받습니다. 그걸로 심사과정이 종료되는데, 다른 국가들도 대부분 마찬가지입니다.

그런데, 미국은 좀 다릅니다. 예산이 넉넉하다면 단어 하나씩 바꿔가면서 무한정 심사를 받아볼 수도 있습니다. 거절결정(Final Office Action)을 받으면 재심사에 해당하는 RCE(Request for Continued Examination)를 무한정 청구할 수 있기 때문입니다.

RCE 이후 또 Non Final Office Action를 받고, 이후에 또 Final Office Action을 받으면 돈을 더 내고 RCE를 청구할 수 있습니다. 원 심사관과 끝없이 공방을 주고받을 수 있는 것이지요.

아주 합리적으로 잘 마련된 제도라 생각할 수도 있지만, 비쌉니다. 돈이 많이 들어도 아무 상관없다면 RCE 무한루프를 돌려도 좋지만, 예산의 한정이 있다면 권리에서 손해를 보지 않으면서 등록시킬 수 있는 적절한 범위에서 대응하는 것이 좋습니다.

반복적인 재심사로 무한루프에 빠지기를 원치 않는다면 다음 사항을 유의해야 합니다:

• 기술적 진보의 정도에 대한 냉정한 판단: Office Action이 굉장히 드라이하게 작성된 문서라고 생가하겠지만, 선수들끼리는 읽어보면 이 심사관이 어떻게 보고 있는지 느낌이 있습니다. 심사관이 양보할 마음이 전혀 없어 보이는 영역에서 다투려고 하면 무한루프에 빠지게 됩니다.

  따라서, Office Action의 행간을 읽어내는 변리사의 능력이 필요하고요, 심사관이 특허성을 인정할 것으로 보이는 범위와 그렇지 않은 범위의 경계에서 청구항을 보정안을 준비하는 것이 변리사의 능력이라고 판단합니다. 출원인이 잘 모른다고 권리범위를 크게 양보하면 쉽게 등록되겠지만 좋은 변리사라고 하긴 어렵다고 봅니다.

  하지만, 행간을 읽기가 어렵고 심사관의 의사가 애매한 경우에는 현지로펌을 통해 심사관 인터뷰를 진행하는 것이 좋습니다. 인터뷰는 아래에서 설명하겠습니다.

  

미국의 경우 Response 준비할 때 청구항을 새로 써도 좋다

• 청구항 수정의 전략적 접근: 미국의 청구항 보정방식이 다른 나라들과 크게 다른 부분이, 특허성을 인정받을 포인트를 결정한 다음 (물론, 이건 Response에서 출원인의 이름으로 우리나라 변리사와 미국 현지로펌 Patent Attorney 또는 Patent Agent가 매번 도출하는 핵심포인트에 해당합니다.) 이 부분을 한복판에 두고서 독립항을 새로 만들기도 합니다.

  우리나라도 그렇지만, 다른 국가들도 특허성이 인정되는 포인트만 남기고 권리범위를 확 넓혀서 청구항을 만드는 것에 대해 심사관들이 좋아하지 않습니다. 일부 국가는 그게 금지되어 있기도 하고, 또 일부 국가는 허용은 해주지만 그렇게 하면 이유없이 거절해버리는데요.

  미국은 심사 자체는 까탈스럽지만 (특히 2024년, 2025년 거치면서 예전보다 상당히 까탈스럽습니다.) 특허성을 인정할 포인트에 대해 합의가 되면 이후에는 맘에 드는 형태의 청구항을 만드는 것이 다소 자유로운 편이라 하겠습니다.

Final Office Action 이후에는 Advisory Action을 활용하자.

Final Office Action을 받은 후 포기하는 것이 아니라면, Response를 준비하여 RCE를 신청하게 됩니다. 그런데, Non Final OA때 없던 옵션이 하나 있습니다.

• Advisory Action 활용: Final OA 이후에 Advisory Action을 받아보는 것이 좋습니다. Final OA 이후 1개월 이내에 보정서를 제출하면 심사관이 그 정도면 특허를 줄 수 있다 없다에 대해 의견을 주도록 되어 있습니다. 심사관이 기억하고 있을때 물어보면 친절하게 가이드해주겠다…는 것인데, 우리나라에는 없는 제도이기 때문에 꼭 챙기는 것이 좋습니다.

  별도 비용도 발생하지 않기 때문에 챙기는 것이 좋기는 한데, 아웃고잉 업무 속성상 한달만에 현지로펌 → 우리나라 변리사 → 출원인 → 우리나라 변리사 → 현지로펌 → 미국특허청 제출…까지 처리하려면 대리인들이 부지런해야 합니다.

심사관 인터뷰가 항상 필요한 것은 아니지만 큰 도움이 될 때가 있다

물론, 우리나라도 급할 때는 특허청 심사관과 통화를 하기도 하고, 때로는 면담을 하기도 합니다. 절차적으로 마련이 되어 있는데요. 미국 특허청 심사관과의 인터뷰는 그 성격과 절차가 살짝 다릅니다. 보통은 Final Office Action을 받은 이후 보정안을 메일로 보내고, 시간약속을 하고서 전화통화를 하는 방식으로 진행됩니다. 그리고, 그 내용이 심사문서로 공식적으로 첨부됩니다.

• 심사관 인터뷰: 심사관과의 인터뷰는 항상 필요한 것은 아니지만, 경우에 따라 큰 도움이 될 수 있습니다. 특히, 심사관이 어떻게 발명을 보고 있는지 명확하지 않을 때, 또는 다른 거절이유를 얼마든지 찾을 수 있어 보일 때 보정안을 메일 등으로 보낸 다음에 심사관과 전화 인터뷰를 하면 힌트를 얻을 수 있습니다. 때로, 청구항 표현을 이렇게 바꾸면 특허성 인정하겠다…고 바로 이야기하는 경우도 있기 때문에 Final OA 이후에는 적극적으로 검토하는 것이 좋습니다.

  인터뷰는 현지로펌 비용이 발생합니다. 하지만, RCE 무한루프에 비하면 훨씬 저렴하기 때문에, 투자할만 합니다. Final OA 이후 심사관 인터뷰를 진행할 것인지 여부에 대해서는 우리나라 대리인과 상의하는 것이 좋습니다.

  

미국 특허출원은 무엇보다 현지로펌을 잘 콘트롤 해야 한다

미국 특허 출원과 관련된 모든 절차는 현지 로펌을 통해 진행하게 됩니다. 성공적인 특허 등록을 위해서는 현지 로펌을 효과적으로 관리하는 것이 중요한 것은 당연합니다.

그런데, 미국은 금액 단위로 대형로펌부터 개인사무소까지 줄을 세울 수 있는 자본주의의 끝판왕 국가인지라 체급에 맞는 로펌을 잘 골라야 한다는 점입니다.

미국은 특허변호사 Patent Atttorney와 특허대리인 Patent Agent가 따로 있는데 업무 영역이나 수임료가 차이가 있습니다. 환율은 높고, 시간당 수임료가 굉장히 비싼데, 미국으로 출원하는 사건은 많다보니 어쩌다 한두건 미국출원하는 고객을 위해 성의껏 일해줄 대리인을 찾는 일은 매우 어렵습니다.

• 아웃고잉 전문 변리사 선임: 아웃고잉을 전문으로 하는 한국 특허법인은 미국으로 출원하는 사건이 많기 때문에, 미국 로펌 입장에서는 좋은 고객입니다. 특히, 인커밍(미국에서 우리나라로 들어오는 사건)을 받지 않고 오로지 아웃고잉만 처리하는 특허법인이라면 서로 고객관계가 아니라 일방적으로 일을 주는 입장이기 때문에 현지로펌을 콘트롤하기에 가장 좋은 입장에 있습니다.

• 체급에 맞는 현지로펌 선정: 대기업들은 미국 로펌을 지정을 합니다. 미국대리인을 직접 콘트롤 할 수 있는 정도로 충분한 사건과 매출을 제공해주기 때문에 가능한데요. 그렇지 못하다면 체급에 맞는 현지로펌을 선임하는 것이 중요합니다. 규모가 있는 로펌들의 경우 간혹 일을 주면서도 푸대접받는 일이 생기기도 합니다. 성실하지 못해서가 아니라 미국으로 들어오는 사건들이 워낙에 많다 보니 단지 바빠서, 덜 중요한 고객의 사건은 뒷전으로 밀리게 되는 일이 생기기 때문입니다.

  

이번 포스팅은 좀 길었습니다. 도움이 되셨나 모르겠네요.

사실, 해외 특허출원의 상당부분이 미국 출원이다 보니 책에 나오지 않는 팁이나 우리나라와의 실무 차이로 인한 오해가 상당히 많습니다. 이걸 다 쓰려고 보니 내용이 너무 많네요. 지루한 내용을 너무 길게 쓰면 읽다가 지칠 것 같아서 나눠서 써보겠습니다.

미국에 진출하려는 우리기업이 꼭 알아야 할 내용으로 앞으로 몇 차례의 포스팅을 통해서, 미국 특허법 35USC101 발명의 대상적격이 부족하다는 지적을 받았을 때의 대응방법, 심사과정에 인공지능을 도입하면서 발생하는 거절위험성의 해소를 위해 CIP출원을 진행해야하는 경우, PPH 심사하이웨이를 신청하는 것이 유리한 경우와 그렇지 않은 경우에 대해서도 별도 포스팅으로 다루도록 하겠습니다.