이번 포스팅도 국가별로 제대로 된 특허권을 확보하기를 희망한다면 굉장히 중요한 내용이니, 좀 어렵고 지루하겠지만 정독해주세요.
최대한 쉽게 설명해보겠습니다.
PCT 국제출원의 개념에 대해 잘 모르신다면, 우선 PCT국제출원 제도에 대해 정리한 글을 읽고와주시면 도움이 될 것입니다.
이번 포스팅과 결을 같이 하는 내용으로, 우리나라 특허명세서 그대로 PCT 국제출원을 하면 안되는 이유에 대해서도 읽어주시면 도움이 될 것입니다.
PCT 국제출원의 명세서는 각 나라 특허청에 제출되는 명세서의 원본에 해당합니다. 정말정말 중요한 문서란 말이죠.
그런데, 이게 제대로 처리되고 있는지, 대충 국내명세서 그대로 내보내는 것인지 출원인도 기본적인 것은 알아야 하지 않을까요?
자, 이번 포스팅부터는 구체적으로 뭘 어떻게 해야하는지를 알려드리도록 하겠습니다.
1. 국내 특허의 등록 청구항 or 출원 청구항?
PCT 국제출원을 위한 청구항 편집시 가장 먼저 검토하는 것이 보통은
우리나라 특허출원시 최초로 제출된 청구항을 기준으로 할 것인지, 또는 우리나라에서 등록된 특허의 청구항을 기준으로 할 것인지입니다.
두 가지가 차이가 좀 있습니다.
우선, 우리나라에서 특허가 등록이 되었고, 다른 국가에서도 심사결과가 별 다를바 없을 것으로 예상되는 기계, 기구 특허라면 해외 각 국가별 특허 심사과정이 조금 수월하도록 우리나라 등록특허의 청구항을 기준으로 PCT 국제출원을 하는 방법도 좋습니다.
특히, 비용절감에 우선 순위를 두고 있다면 좋은 선택지입니다.
그런데, IT 기술분야 특히 소프트웨어 기술분야라면 추천하지 않습니다. 심사관이 구성할 수 있는 거절논리의 경우의 수가 무한하기 때문에 처음부터 등록가능한 범위로 좁혀서 출원하는 것이 국가별 특허 심사과정에 그다지 도움이 되지 않을 수 있습니다.
이런 경우에는 우리나라 최초 출원시 청구항을 기준으로 PCT 국제출원의 청구항 편집을 시작해야 합니다.
2. 유럽이나 일본 출원 예정이라면 청구항에서 구성요소 조합을 명확하게
우리나라는 청구항의 작성요령이나 보정에 굉장히 관대한 편입니다.
우리나라 지재권 제도가 굉장히 유통성있게 잘 운용되고 있다고 보는데, 그게 문제입니다. 외국은 전혀 그렇지 않은데, 변리사들도 우리나라 기준으로 생각하고 접근하는 경우가 많아서 입니다.
미국은 신규사항 추가 금지 관련해서 우리보다는 살짝 타이트하게 운용하지만 그래도 해외 국가들 가운데에서는 상당히 보정범위에 관대한 편이어서 그나마 좀 나은편인데, 나중에 유럽이나 일본에 특허출원을 할 생각이면 PCT 출원시의 청구항을 정말 주의해서 준비해야 합니다.
일본은 쉬프트 보정 금지라고 하는 정말 골때리는 보정규칙이 있습니다. 청구항 구성요소를 삭제하거나, 다른 요소로 바꾸는 보정이 어려운 경우가 많습니다. 처음부터 심사과정의 대응을 예측해서 구성요소들의 조합을 종속항으로 깔아두는 것이 필요합니다.
우리나라나 미국 특허출원시에는 독립항을 굉장히 브로드하게 쓰고, 심사 과정에서 조율하면서 최종적으로 청구항의 모양을 만들어 가는데 일본은 선택지를 처음부터 청구항에 나열해두지 않으면 안된다는 말입니다.
유럽도 보정 허용 범위가 굉장히 타이트합니다. 특히, 권리범위에서 제외할 부분을 전제부로 올리고, 보호받고자 하는 범위를 특징부로 내려서 쓰는 청구항 구조를 주로 쓰는데 특징부에 들어갈 구성요소의 조합들을 종속항에 미리 잘 깔아두는 것이 좋습니다.
이 내용은 말로 설명은 할 수 있는데, 노하우에 가까운 부분이라 어지간히 경험 많은 해외특허 전문 변리사가 아니면 쉽지 않은 측면도 좀 있습니다.
3. 청구항 카테고리와 인용관계는 마지막에 점검
청구항의 맨 앞 부분이, “제X항에 있어서”라는 내용으로 시작하는 청구항을 종속항이라고 합니다.
그런데, 때로는 “제X항 내지 제Y항 가운데 어느 한 항에 있어서”와 같이 시작하는 종속항도 있습니다.
바로 이러한 청구항의 인용관계가요, 나라마다 허용여부가 다 다르고, 인용관계에 따라서 인지대가 크게 차이가 나기 때문에 조심해야 합니다.
우선, 일본의 경우에는 업계에서 여러 청구항을 인용하는 “다중 종속항”을 가장 자유롭게 인정합니다. 일본의 경우 다중 종속항을 잘 사용하면 청구항의 개수를 많이 줄일 수 있다는 점입니다.
일본은 추가 청구항 수량만큼 인지대 가산료가 크게 올라가기 때문에, 다중 종속항을 잘 사용해서 청구항의 개수를 줄여주는 것이 좋습니다.
그런데, 미국의 경우에는 청구항이 20개가 넘어가면 인지대가 엄청나게 비싸지는데요. 여러 개의 청구항을 인용하는 “다중 종속항”을 청구항 1개로 계산하지 않고, 인용하는 청구항의 개수만큼으로 카운트합니다.
예를 들어, “제1항 내지 10항 가운데 어느 한 항에 있어서”와 같이 시작하는 청구항은 그 한 항이 청구항 10개로 계산해버린다는 겁니다.
따라서, 다중종속항이 불필요하게 많은 경우 미국에서 예상치 못하게 큰 비용이 발생하게 됩니다. 예상했던 것보다 인지대만 백만원 이상 더 비싼 청구서를 받게되는 일이 허다합니다.
그리고, 다음은 청구항의 카테고리.
특히, 소프트웨어 관련 발명이라면 우리나라에서는 굉장히 다양한 카테고리를 허용하고 있고, 일본이나 중국도 과도하게 까다롭지는 않은 편입니다.
그런데, 미국은 소프트웨어 카테고리 자체는 인정하지만 발명의 대상적격 문제로 거부되는 일이 많고, 유럽은 아예 컴퓨터 관련 발명의 형태로 기술하는 것이 좋습니다. (사실, 소프트웨어 관련 발명은 미국/유럽에서는 발명 대상적격 문제가 훨씬 심각한데 이 부분에 대해 정리한 글을 참고해주세요.)
이런 부분은 마지막 마무리 단계에서 점검해주는 것이 좋습니다.
4. 청구항의 수량은 인지대를 감안해서 적당히
PCT 국제출원 청구항의 편집과 수정시 주의해야 할 내용은 위에서 주로 설명을 했습니다.
마지막으로는 청구항의 수량 (그리고 명세서의 분량)인데요.
원론적으로 이야기 하자면 청구항을 넉넉하게 뽑아서 권리를 다각적으로 보호받는 것이 좋습니다.
그런데, 그건 예산이 무제한(?)일 경우의 이야기이고요. 현실적으로는 예산이 정해져 있기 때문에 비용을 아낄 수 있는 부분에서는 아끼는 것이 좋습니다.
해외 특허출원시 청구항의 개수에 따라 인지대가 크게 올라가는 일이 발생하는데요. 이게 생각보다 많이 비쌉니다. 물가가 싼 중국에서만 가산료로만 무려 150만원을 더 낸 적도 있습니다.
예산에 큰 제약이 없다면 신경 쓸 것이 없지만, 그래도 비용절감이 중요하다는 생각에 동의하신다면 아래 내용을 마저 읽어보시면 도움이 될 것입니다.
주요 국가들의 정책을 살펴보면요,
우선, 중국의 경우 청구항 10개, 명세서 30페이지까지가 기본이고요, 청구항의 개수나 명세서 페이지수가 늘어나면 출원료에 가산료가 붙는데 이게 무섭습니다.
대신에 고맙게도 등록료나 연차료는 청구항 개수와 상관없이 딱 고정되어 있습니다.
미국의 경우에는 청구항 20개까지 기본입니다. 20개가 넘어가면 굉장히 비싸지는데요. 아까 위에서 살펴본 다중 종속항….이거 몇 개만 써주면 미국에서는 청구항 수십 개짜리로 취급합니다.
유럽은, 청구항이 15개가 넘어가면 심사청구료가 많이 비싸집니다. 유럽 특허청인 인지대가 비싸기로 소문이 자자하지요. 다행히 조사료나 연차료는 청구항 개수와 무관하게 고정입니다.
일본은 청구항 2개부터 바로 가산료가 붙습니다. 청구항 1개까지가 기본이고요, 2개부터 바로 가산료가 붙습니다. 참 야박하지요.
다만, 가산료가 굉장히 비싸지는 않고요, 게다가 다중인용을 거의 무제한으로 인정합니다.
자…따라서, PCT 출원을 할 때 어느 나라에서 권리를 발생시킬 것인지를 고려해서 청구항의 수를 적당히 줄여주는 것이 좋습니다.
종속항 가운데 그 자체로 진보성이 인정되지 않는 것들은 과감히 지워주는 것도 방법입니다. 어차피 특허 받는데 별 도움이 되지 않는 청구항일 바에야 비용 아끼는데 기여하도록 하는 것이 좋겠지요.
5. 기타: 청구항의 도면부호 지울때는 주의해야
청구항에 도면부호를 붙이는 경우가 종종 있습니다. 청구항의 구성요소가 도면의 어느 요소를 가리키는지 나타내는 것이 해석이 명확하고 이해하기 쉽기 때문인데요.
유럽은 허용은 되지만 그 자체로 청구항 권리범위를 제약하지는 않습니다. 미국도 기구나 장치 특허의 경우 청구항에 도면부호를 붙이기도 합니다.
하지만, 다른 카테고리의 발명이라면 일반론으로는 청구항에서는 도면부호를 빼는 것을 추천하는 편입니다. 권리범위 해석상의 혼선이나 제약을 피하기 위함인데요.
그런데, PCT 명세서의 청구항을 수정하면서, 도면부호만 기계적으로 삭제하다보면 생기는 진짜 문제는 다른 구성요소에 같은 이름이 붙은 경우에서 발생합니다. 예를 들어, 도면에 절곡부(110)도 있고, 절곡부(210)도 있을 수 있습니다.
서로 다른 두 구성요소가 같은 요소로 해석되는 일이 생기기 때문에 이런 경우에는 구성요소 명칭을 수정하거나, 아니면 도면부호를 그대로 유지하는 것이 낫습니다.
6. 기타: 방법발명 청구항의 단계를 나타내는 숫자도 삭제
청구항이 방법발명인 경우 청구항의 각 단계를 1단계, 2단계 이런 식으로 쓰지 않는 것이 좋습니다. 그런데, 보통 그렇게 작성하지요.
국내 기준이면 사실 큰 상관이 없습니다. 청구항 해석을 굉장히 넓게 해주는 편이어서요.
하지만, PCT 국제출원시에는 추후 각 국가마다 청구항 해석이 조금씩 다를 수 있어서, 반드시 그 순서대로 처리해야만 특허권의 권리범위에 들어오는 것으로 좁게 해석될 수 있기 때문입니다.
무심코 남겨둔 청구항의 숫자가 권리에 엄청나게 손해를 가져올 수 있는 것입니다.
따라서, 가능하면 단계 순서는 청구항에서 삭제하는 것을 권장합니다.
특허법인에 의뢰하면 전문가인 변리사가 알아서 다 잘 해줄 것이라고 생각하기 쉽습니다. 하지만 이는 식당에서 “아무거나 알아서 주세요”라고 주문하는 것과 크게 다르지 않습니다.
이번 포스팅은 PCT 국제출원을 의뢰할 출원인이 알아야 할 내용 위주로 작성한 것입니다. 의뢰한 PCT 국제출원이 제대로 준비되고 있는 것이 맞는지 이번 포스팅을 참고해서 꼭 점검해보시는 것을 권합니다.
스스로 판단하기 어렵다면, 믿고 맡길 수 있는 변리사를 선임하는 것이 필요합니다.
PCT 국제출원을 의뢰할 때, 해외특허 전문 변리사를 선임하는 요령에 대해 작성된 글을 참고하시면 도움이 될 것입니다.
이미 출원한 PCT 국제출원 명세서에 문제가 없는지 확인하고 싶거나,
국내단계 진입 전에 보완이 필요한지 검토를 원하신다면
아래의 PCT 명세서 검토 요청을 통해 PCT 국제출원번호를 남겨주세요.
검토 후 안내드리겠습니다.
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