해외특허를 준비하는 기업들은 습관적으로,
“국내특허를 맡긴 변리사에게 그대로 해외출원도 맡기면 되는 것 아닌가?”생각을 합니다.
물론 국내와 해외 업무 양쪽 모두 전문성을 가진 변리사도 있을 수 있습니다.
하지만 국내특허와 해외특허는 실무와 법 제도 자체도 상당히 다르지만, 업무 환경도 굉장히 다릅니다.
국내특허출원은 대한민국 특허청을 상대로 하는 업무이지만, 해외로 내보내는 소위 아웃고잉 사건들은 각 국가의 현지로펌을 경우하여, 현지 특허청을 상대로 업무를 해야 하기 때문에 겉으로 잘 드러나지 않는 많은 노하우가 필요합니다.
겉으로는 모두 “특허출원”처럼 보여도, 해외 특허의 경우에는 실제로는 필요한 경험과 업무 역량은 물론, 해외 각 국가별로 거래처를 얼마나 갖추고 있는지, 얼마나 잘 핸들링할 수 있는지가 굉장히 중요합니다.
그래서, 수출을 하는 중소기업 입장에서는,
수출 예정국가에서 문제없이 특허 권리화를 하기 위해서,
해외실무를 제대로 할 수 있는 인프라도 갖추고 있으면서, 아웃고잉 업무를 담당하는 실무 변리사가 내 사건을 끝까지 챙겨줄 수 있는지를 챙겨 봐야 합니다.
해외출원은 출원서 한 번 제출하면 끝나는 일이 아니라, 중간사건 처리와 등록에 이르기 까지 현지대리인을 핸들링하고 사건을 관리해야 하는 연속적인 업무이기 때문입니다.
이 글에서는 해외특허 변리사를 선정할 때 어떤 기준으로 선해야 하는지를 정리해보겠습니다.
1. 국내업무 경력만으로는 아웃고잉 전문성이 생기지 않습니다.
국내업무는 기본적으로 한국 특허청 기준입니다.
물론 법령과 심사기준이 바뀌기는 하지만, 큰 틀의 제도와 실무 흐름은 상대적으로 안정적입니다.
그래서 변리사들은 대개 자신의 전공 분야와 익숙한 업무영역 안에서 깊이 있게 전문성을 쌓아갑니다.
그런데 해외업무, 업계 용어로는 흔히 아웃고잉(outgoing) 이라고 부르는 업무는 다릅니다.
해외로 나가는 특허출원은
국가마다 절차가 다르고
요구 서류가 다르고
실무 관행이 다르고
법령이나 제도도 수시로 바뀝니다.
어떤 국가는 번역 이슈가 중요하고,
어떤 국가는 위임장 형식이 까다롭고,
어떤 국가는 중간사건 대응에서 실무 포인트가 완전히 다릅니다.
그래서, 국내 출원하듯이 해외출원을 처리하면 빈번하게 사고가 납니다.
국내에서는 당연했던 방식이 해외에서는 전혀 통하지 않는 경우가 많기 때문입니다.
그래서 해외출원은 어쩔 수 없이 많이 해본 사람이 잘합니다.
실무적으로 무엇을 미리 챙겨야 하는지, 어떤 부분에서 문제가 터지는지, 어느 현지대리인이 어떤 스타일인지, 이런 것들은 책만 봐서는 잘 안 보입니다. 경험을 해봐야 알 수 있기 때문입니다.
즉, 해외출원은 결국 경험의 영역입니다.
2. 대형 특허법인이면 무조건 더 좋은 선택지일까?
기업 입장에서는 중요한 사업 아이템일수록, 업무에 대한 기대치가 높기 때문에 흔히 “대형 로펌이면 당연히 더 잘하지 않을까?”라고 생각하게 됩니다.
물론 일정 부분 맞는 말입니다.
특허 업계에서 대형이라고 하면 일반인이 바로 떠올리는 법무법인보다, 실제로는 대기업 특허업무를 많이 수행하는 대형 특허법인들을 손에 꼽습니다.
뭐, 이름을 이야기해도 아마 잘 모르실겁니다.
이들은 대기업의 요구 수준에 맞춰 프로세스와 품질관리 체계를 잘 갖추고 있는 경우가 많습니다.
그런데 여기서 중요한 현실이 하나 있습니다.
대형 특허법인의 주고객은 대기업입니다.
그리고 대기업 업무는 보통
기술 아이템별로 담당 변리사가 지정되어 있고,
내부 프로세스가 매우 엄격하고 복잡하며,
많은 인력이 분업 형태로 투입됩니다.
이런 체계는 대기업에게는 잘 맞습니다.
하지만 해외출원을 연간 몇 건 정도 진행하는 중소기업에게는 반드시 최적이라고 보기 어렵습니다.
왜냐하면 중소기업 입장에서는 보통 다음을 기대하기 때문입니다.
예산 안에서 충분한 업무처리가 가능한지
담당 변리사가 우리 사건을 계속 기억하고 챙겨줄 수 있는지
그런데 대기업에 맞춰진 프로세스로 업무를 처리하자면 투입되는 시간이 늘어나고 단가가 올라갑니다.
또한, 중소기업 사건이 상대적으로 작은 볼륨으로 취급될 수 있기 때문에 실무는 지정된 핵심 전문가가 아니라 스태프나 주니어 인력 중심으로 돌아가는 경우도 있습니다.
즉, 예산과 사건의 수량이 충분하다면 대형 특허법인이 좋은 선택지입니다.
다만 대기업 중심의 시스템이 예산의 한정이 있고, 사건의 수량이 많지 않은 중소기업에게 꼭 맞는 것은 아니라는 뜻입니다.
그래서, 수출을 하고 있는 중소기업이라면 사건을 잘 챙겨줄 수 있는 특허법인의 선임이 매우 중요합니다.
4. 싸면 좋은 걸까?
해외출원 견적을 받아보면 업체마다 차이가 꽤 납니다.
상당히 부담스러운 대형 로펌의 견적에서부터 덤핑 견적까지 몇 배씩 차이가 납니다.
간혹 최저가로 정렬하여 쇼핑하듯 “어차피 비슷한 업무인데 싼 곳이 낫지 않을까?”라고 생각하는 경우가 있습니다.
보통 다음 세 가지로 나뉩니다.
현지 특허청 관납료(인지대)
현지대리인 수수료
국내 변리사 수임료
이 가운데 관납료는 정해져 있습니다.
결국 차이가 나는 부분은 누가 일을 하느냐, 그리고 얼마나 실제로 업무에 시간을 쓰느냐입니다.
견적이 지나치게 낮아지는 경우는 대개 두 가지를 의심해볼 수 있습니다.
1) 처음에는 싸 보이게 만들고, 나중에 비용이 추가되는 경우
예를 들어 당장 필요한 비용만 최소로 제시해서 저렴해 보이게 하고,
이후 심사청구나 중간절차에서 비용이 계속 붙는 방식입니다.
처음 견적만 보면 싸 보이지만, 전체 비용으로 보면 그렇지 않은 경우가 있습니다.
2) 현지로펌 단가를 덤핑하는 경우
현지 로펌도 중간에서 단지 서류만 제출하는 역할을 하면서 단가를 덤핑하는 곳이 종종 있습니다.
필터링을 하지 않기 때문에 보통은 나중에 뒷수습이 잘 안되는 일이 생깁니다.
물론, 무조건 비싼 곳이 좋다는 말도 아닙니다.
중소기업 입장에서는 예산이 현실적으로 매우 중요합니다.
하지만 만고 불변의 진리는 “싸고 좋은 것은 없다”라는 것입니다.
외부에서는 잘 모르지만, 내부에서 보면 비싼 데는 비싼 이유가 있고, 싼 데는 싼 이유가 있습니다.
따라서 해외특허 예산을 과도한 덤핑견적에 맞춰 결정하는 것은 꼭 말리고 싶고, 예산이 한정되어 있다면 차라리 특허권을 확보할 국가의 수를 줄이는 것을 추천하는 편입니다.
처음에는 판단이 어려울 수 있지만 견적 안에 실제로 무엇이 포함되어 있는지를 보는 것이 중요합니다.
5. 해외출원은 왜 아웃고잉 전문업체가 유리할까?
변리사 업계에서는 인커밍(incoming) 과 아웃고잉(outgoing)이라고 사건을 구분합니다.
인커밍: 해외 기업이나 해외 로펌이 한국으로 보내오는 사건
아웃고잉: 한국 고객의 사건을 해외로 내보내는 사건
많은 변리사나 특허법인이 인커밍 사건을 선호합니다.
왜냐하면 인커밍은 상대적으로 단가가 높은 반면 일이 쉽고, 해외 로펌과의 네트워크를 통해 꾸준히 업무를 받을 수 있기 때문입니다.
그리고 실제로는 아웃고잉 사건을 현지 로펌에 보내면서, 그 대가로 인커밍 사건을 받는 구조가 형성되기도 합니다.
그 자체가 잘못된 것은 아닙니다. 일을 잘하면 문제가 없습니다.
하지만 고객 입장에서 보면 한 가지 중요한 차이가 생깁니다.
아웃고잉만 전문으로 하는 곳은 현지 로펌을 철저히 “고객을 위해 관리해야 할 외부 파트너”로 보게 됩니다.
반면 인커밍 관계가 얽혀 있으면, 서로가 서로의 고객이 되는 구조가 되기 때문에
현지 로펌에 대해 강하게 요구하거나 세밀하게 통제하기 어려운 경우도 생깁니다.
즉, 해외출원 고객 입장에서는
현지 로펌과의 관계보다 내 사건 관리가 우선인 구조가 더 유리할 수 있습니다.
그래서 해외출원은 가능하면
아웃고잉을 지속적으로, 그리고 실제로 많이 처리해온 곳에 맡기는 것이 좋습니다.
6. 해외특허 전문 변리사를 고를 때 실제로 봐야 할 기준
정리하면, 해외특허 전문 변리사를 선정할 때는 아래를 보시면 됩니다.
1) 해외출원 경험이 많은가
사실, 아웃고잉 업무는 밖에서 보는 것과 달리 갖춰야 할 인프라가 상당합니다.
우선, 해외 각 국가의 거래처와 장기간에 걸쳐 신뢰관계를 구축하고 있어야 필요할 때 사건을 의뢰할 수 있습니다.
또한, 국내와 달리 행정적으로 챙겨야 할 업무가 많아서 전담 관리인력도 필요합니다.
그래서, 국내특허를 전문으로 하는 곳은 간혹 수임하는 해외출원사건이 반갑지 않은 것입니다.
그런 이유로 국내특허를 전문으로 하는 곳은 국내특허만, 해외특허를 전문으로 하는 곳은 해외특허만 하게 되는 경향이 있습니다.
2) 인커밍 보다는 아웃고잉 위주인가
위에서 설명한 것처럼, 해외로 내보내는 사건을 인커밍 사건을 유치하기 위한 수단으로 활용하다보면,
전세계 수많은 로펌들에 사건을 하나씩 주게 되는 일이 생깁니다.
어느 사건의 현지 대리인이 누구인지 관리도 어려울 뿐 아니라, 한두건 사건을 줬을 뿐이라면 핸들링이 쉽지 않습니다.
더 중요한 것은 꼭 필요할 때 따로 부탁하거나 요청하는 것이 어려워집니다.
3) 중소기업 예산과 우선순위를 이해하는가
예산에 제약이 덜한 대기업과 달리 중소기업은 대부분 예산이 한정적입니다.
초기에 여러 국가에 출원하라는 사탕발림에 넘어가서 중간에 포기하게 되는 일이 비일비재합니다.
예산 범위 안에서 우선순위를 결정하고, 중소기업 입장에서 예산 배분을 도와줄 수 있는 곳을 선택해야 합니다.
4) 비용은 적당한가
대기업의 해외 특허 업무 프로세스를 그대로 따라가면 좋겠지만 그러다 보면 예산이 크게 늘어나게 됩니다.
예산이 부족하다고 덤핑업체를 선정하면 나중에 뒷수습이 되지 않아서 아까운 아이디어만 버리게 되는 일이 생깁니다.
차라리 국가의 수량을 줄이더라도 적당한 예산 범위에서 업무처리가 가능한 변리사를 선임하는 것이 필요합니다.
7. 결국 중요한 것은 “누가 내 사건을 계속 챙겨줄 수 있느냐”입니다
상담은 변리사와 했는데, 이후 업무는 다른 사람이 계속 연락이 오는 경우 내심 실망한 경험이 있을 것입니다.
국내는 그렇다고 해도, 변리사 검수를 거쳐서 처리한다면 퀄리티 콘트롤을 하는 것이 가능합니다.
문제는 아웃고잉입니다.
겉으로 보이지 않지만 절차적으로 챙겨야 할 것이 생각보다 너무 많고, 심사 진행과정 또한 현지로펌을 끼고서 한다리 건너서 진행하는 것이기 때문에 실무 변리사가 해당 사건을 붙들고서 챙기지 않으면 엉망이 되기 딱 좋은 것이 아웃고잉입니다.
그래서 해외특허 업무는 결국
최소한 내 사건을 실무 변리사가 처음부터 끝까지 챙겨주는지,
그리고, 많은 아웃고잉 사건을 처리한 경험을 가지고 있어서 하필 내 사건을 가지고서 시행착오를 경험하지는 않을 것이라는 기대감이 있는지.
딱 이것 두가지는 챙겨보아야 합니다.
마무리
해외특허는 국내특허와 전혀 다른 실무 경험이 필요한 분야입니다.
따라서 해외특허 전문 변리사를 선택할 때는 단순히 회사 이름이나 견적만 볼 것이 아니라, 다양한 해외출원 경험을 가지고 있는지, 실무 변리사가 사건을 끝까지 챙겨줄 수 있는지를 함께 보는 것이 무엇보다 중요합니다.
출원인 입장에서는, 하필 내 사건을 처리하는 와중에 이런 일은 처음이라…며 시행착오를 겪는 일은 가능하면 피하는 것이 좋겠고,
무엇보다 중간에 담당자가 변경되어서 전혀 사건의 히스토리를 모르는 담당자가 내 사건을 핸들링하게 되는 일도 피하는 것이 좋지 않을까요.
처음부터 해외업무 경험이 충분한 변리사와 함께 검토해보시길 권합니다.
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