PCT 국제출원 후 명세서 보정, 왜 함부로 하면 안 될까?
이번 포스팅에서는 PCT 국제출원 이후의 명세서 보정에 대해 일반인들도 쉽게 이해할 수 있도록 설명합니다.
PCT 국제출원의 개념부터 천천히 이해하고 싶다면 PCT 국제특허출원 제도에 대해 쉽게 설명한 글을 먼저 읽어주시면 도움이 될 것입니다.
PCT국제출원도 명세서를 보정할 수 있다!!
특허출원을 한 다음 명세서 내용이나 청구항을 고치는 것을 “보정”이라고 하는데요.
특히, 특허청에서 명세서를 보정하고 의견서를 제출할 기회를 주지 않아도, 그냥 출원인이 원해서 맘대로 고치는 것을 “자진보정”이라고 합니다.
우리나라에서 특허출원을 해보셨다면 아마 다들 경험이 있으실 겁니다.
그런데, PCT 국제특허출원도 보정이 됩니다.
PCT 국제특허출원을 한 다음 명세서의 내용이나 청구항, 도면에 잘못된 부분을 발견했다거나, 또는 그냥 표현을 조금 고치고 싶을 수 있습니다.
PCT국제출원 이후 국내단계에 진입하기 이전 단계에, 보정서를 준비해서 제출하면 PCT 국제출원의 명세서 보정이 가능합니다.
PCT국제출원의 명세서 보정, 잘 쓰면 약이 된다.
PCT 국제특허출원을 한 다음, 일정 기간이 지나면 특허를 발생시킬 국가를 정해서 각 국가별로 국내단계 진입을 해야 하는데요.
청구항이 다중인용을 여러 개 포함하고 있거나, 청구항의 수가 불필요하게 많아서 그대로 두면 각 국가별로 진입시에 비용이 터무니 없이 늘어나는 경우가 있습니다.
미국의 경우에는 국내단계 진입과 동시에 Preliminary Amendment(우리나라의 자진보정에 해당)를 제출해서 불필요한 비용 발생을 해결하는 방법이 있지만, 그게 어려운 국가들도 종종 있습니다.
예를 들어 중국같은 경우에는 PCT 국제공개문의 청구항의 수와 형태에 따라서 인지대가 정해져버립니다.
국내단계 진입하면서 청구항을 보정하고, 이후에 심사청구를 해도 소용이 없습니다. 그래서, 중국에서 심사청구료로만 백수십만원의 헛돈을 쓰는 경우도 보았습니다. 유럽도 아니고 물가 싼 중국에서요.
그래서, PCT 국제특허출원을 한 다음 하자가 발견되면, 가급적 국제공개가 되기 전에 서둘러서 보정을 해주는 것이 좋습니다.
잘만 쓰면 나중에 아~무 이유없이 몇백만원씩 돈이 더 들어가는 일을 막을 수 있습니다.
하지만, PCT국제출원의 보정을 남발하면 곤란해
PCT 국제특허출원의 명세서와 도면의 보정은 보통 다음 세 가지 경우로 나뉩니다.
PCT 국제특허출원을 하자마자, 도면이 기준 미달이라서 새로 제출하라는 보정명령이 나오는 경우
PCT 국제공개가 되기 전에 출원인이 원해서 내용을 수정하는 경우,
PCT 국제공개가 된 다음 출원인이 원해서 내용을 수정하는 경우,
1의 경우, 하자 치유를 위해서 꼭 필요하다면 명세서의 내용이나 청구항의 형태, 도면을 보정해주는 것이 좋습니다.
2의 경우 PCT 제19조에 의한 청구항 보정이 가능합니다. (정확하게는 국제조사보고서 송부후 2개월 또는 우선일로부터 16개월 중 늦은 날까지 가능합니다. 출원인들이 이해하기 어려워해서 편의상 국제공개 이전에 하면 된다고 설명하기도 하는데 정확하게는 위의 기준이 맞습니다.)
그런데, PCT 제19조의 보정은 청구항의 보정만 가능합니다.
오탈자가 있다거나 단순히 문장이 맘에 들지 않는 경우라면 어차피 나중에 번역하면서 다 대체로 정리되기 때문에 신경쓰지 않아도 됩니다.
어차피 외국의 바이어들이 한글로 작성된 PCT 국제공개문의 오탈자를 지적하거나, 문장력을 음미할 일을 없을테니까요.
한편, 3의 경우의 보정에 대해 저희는 대체로 만류하는 편인데, 이는 3의 경우(PCT 제34조 보정)에는 PCT 국제특허출원의 명세서를 보정하게 되면, 각 국가별로 진입할 때에
보정 전 내용과 보정 후의 내용 모두 번역해서 번역문을 제출이 필요한 경우가 많고,
국가에 따라서는 관련 서류나 왜 보정을 했는지 설명서를 내야할 수 있기 때문입니다.
결국 보정을 남발하면 각 국가별로 국내단계 진입시 정말 아무 이유없이 절차가 복잡해지고 비용이 늘어나는 문제가 생깁니다.
현지로펌의 비용이 보통 시간당 200~300달러 정도에 맞춰져 있기 때문에, 현지로펌에 불필요한 일을 시키면 예상보다 백만원 정도는 더 높은 금액의 인보이스가 날아오기도 합니다.
PCT 국제특허출원 이후에 보정을 하는 것이 좋을지, 보정을 한다면 어떻게 할 것인지는 신중하게 검토하여 결정하는 것이 좋겠습니다.
PCT 국제출원의 개념이나, 주의사항도 물론 중요한 내용이지만, 진짜 궁금한 것은 그래서 비용이 얼마나 드는가 하는 것이지요.
다음 포스팅에서 PCT 국제출원 비용을 안내드립니다.
다음 포스팅
PCT 국제출원의 보정을 잘 활용하면 비용을 줄일 수 있지만, 잘못 진행하면 반대로 국내단계 비용이 크게 늘어날 수 있습니다.
👉 현재 상태에서 보정을 진행하는 것이 맞는지 확인이 필요하시다면, 우측 문의하기에 간단히 남겨주세요.
이미 PCT 출원을 완료하셨고 보정을 검토 중이라면, 아래 상담예약 버튼을 통해 지금 상태를 먼저 점검해보시기 바랍니다.
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