국내 특허출원은 대한민국 특허청에, PCT 국제출원은 UN산하의 국제지식재산권기구(WIPO)를 통해서 처리하게 된다는 정도는 이 블로그의 독자분들이라면 잘 아실 것입니다.
하지만 국내특허를 의뢰했던 변리사를 통해 PCT 출원도 계속 진행해야 하는 것 아닐까 고민하는 분들도 많습니다. 기존 거래 관계가 있으니 도의적으로 그렇게 해야 한다고 느끼는 경우도 있습니다.
하지만 결론부터 말씀드리면, 국내특허출원 변리사와 PCT 국제출원 변리사는 달라도 됩니다.
오히려 실무적으로는 구분하는 것이 자연스럽습니다.
“국내는 국내특허 전문 변리사, PCT는 해외특허 전문 변리사” 구분해야
도의상 기존에 거래하던 곳에 PCT 출원을 의뢰하는 것이 맞지 않을까 고민하는 분들이 많습니다.
물론, 기존에 국내 특허를 출원했던 담당 변리사가 해외 업무도 잘 할 수 있다면 아무런 걱정할 일이 아닙니다.
그런데, 다른 포스팅을 통해서도 설명하겠지만 아웃고잉 업무를 하려면 생각보다 갖춰야 할 것들이 한두가지가 아닙니다.
해외 각 국가별로 믿을만한 현지 거래처가 필요한데, 그것부터 생각처럼 쉽지 않습니다.
평소에는 별 문제 없어 보여도, 실제 문제가 생기면 현지로펌이 언제나 항상 변리사 맘대로 콘트롤이 되지 않을 때가 많습니다.
그런 이유로 아예 아웃고잉 사건의 수임을 꺼리는 변리사들도 종종 있습니다.
그리고, 무엇보다 국내 특허는 우리나라 특허청에서 대리행위를 하는데, 해외특허는 우리나라 특허청이 아닌 전혀 무관계의 제3의 국제기구 또는 각 국가 특허청에서 처리하기 때문에, 업무적으로도 사실 각각 전문성이 높은 쪽에 의뢰하는 것이 출원인 입장에서는 이익이기도 합니다.
“아웃고잉”은 전문성을 많이 탑니다.
병원으로 치면 더 이해가 쉽습니다.
몸이 아프다고 해서 모든 진료를 꼭 한 명의 의사가 다 할 수 있는 것이 아닙니다.
정형외과는 정형외과가, 안과는 안과가 더 익숙한 것처럼,
변리사 업무도 실제로는 분야와 업무영역에 따라 상당히 세분화되어 있습니다.
그 가운데 국내 특허청을 상대로 하는 업무는 기본업무 영역에 해당하고, 해외에서 국내로 들어오는 (해외기업의 우리나라 특허출원) 인커밍 사건들은 마찬가지로 우리나라 특허청을 상대로 하는 업무이기 때문에 국내 업무의 전문성에 외국어 능력이 더 중요합니다.
그런데, 국내에서 해외로 내보내는 아웃고잉 사건은 그렇지 않습니다.
사실, 변리사로서의 전문성도 중요하지만 현지로펌들을 핸들링하고, 현지 실무에서 사고나기 쉬운, 조심해야 할 부분을 더 잘알고 미리 조심하는 것이 매우 중요한 역량이기 때문입니다.
더 복잡하게 설명하지 않아도 바로 이해하실 겁니다.
수없이 많은 시행착오를 겪어야 비로서 나중에는 그나마 사고 안치고 매끄럽게 업무처리가 가능한 것이 “아웃고잉”입니다.
PCT는 날림으로 해도 아무런 티가 나지 않습니다.
PCT 국제출원은 각 국가별 특허출원에 비해 비용부담이 크지 않습니다.
일반적으로, 국내 특허출원을 하고 우선심사신청을 해서 등록이 되면, 1년이 지나기 전에 가볍게 PCT 출원을 해둡니다.
이게 사실 굉장히 이상한 현상인데, 다들 가볍게 PCT 출원을 합니다.
PCT 출원의 법률적인 의미는, 대만을 제외한 전세계 대부분 국가에 특허출원을 한 것으로 의제되는 것입니다.
즉, PCT 국제출원서류가 비록 한글로 쓰여있기는 하지만, 바로 그 나라에 제출할 특허명세서라는 의미입니다.
그런데, 우리나라 특허명세서를 그냥 막 집어넣기도 하는데 나중에 국가별 심사과정에서 문제가 생깁니다.
그 뒷감당은 결국 나중에 국가별 심사를 담당하는 실무 변리사가 고스란히 떠안게 됩니다.
PCT 국제출원을 하고, 1년반이 더 지나서 각 국가별 국내단계 진입을 하고, 또 1~2년이 더 지난 다음 심사결과가 나오면, 그때 그 업무를 담당하는 변리사의 입에서 이 말이 나옵니다.
“PCT 출원을 잘못하셨네요”
이걸 뒤집어 말하자면, PCT 출원을 하고서 2-3년이 더 지난 다음에야 뭔가 문제가 있다는 걸 알 수 있다는 이야기입니다.
PCT 출원 비용이 가볍다고, 가볍게 생각하시면 진짜 안됩니다.
앞서 여러 번의 포스팅을 통해 그 이유를 설명했으니 꼭 읽어보시기를 추천합니다.
PCT다이렉트를 운영하는 이유도 여기에 있습니다
국제특허 동천에서 PCT다이렉트라는 PCT 출원 플랫폼을 별도로 운영하는 이유도 같습니다.
실제로 PCT 출원을 할 때 조금만 더 잘 챙겼더라면 충분히 피할 수 있었던 문제들을 반복해서 보게 되었고, 그런 경험이 쌓여 PCT다이렉트를 별도로 운영하게 되었습니다.
PCT 출원할 때 체크해야 할 부분만 잘 체크하고, 수정할 부분 수정하고, 보완할 부분 보완하면 나중에 너무도 편하게 국가별 심사를 받을 수 있는데요.
그걸 안해서 나중에, Office Action을 두번씩 받고도 해결이 안되는 경우가 비일비재합니다.
특히, 우선권 기간 1년이 임박해서 갑자기 PCT 출원을 하기로 했다면, 십중팔구 날림으로 국내출원 명세서를 그대로 제출하게 됩니다.
운좋게 특허명세서가 아주 잘 쓰여진 것일 뿐 아니라, 각 국가별로도 별 문제 없도록 국가별 심사실무의 공통분모에 맞춰서 편집된 것이라면 그래도 괜찮습니다.
그런데, 그럴 자신이 없다면 PCT 다이렉트에서 간단히 서비스를 선택하고, 국내출원서류를 보내주시면 어느 부분이 부족한지 꼼꼼하게 점검하여 PCT 출원을 진행해드립니다.
국제특허 동천 대표변리사 · 아이피파트너 운영