PCT 국제출원 상담을 하다 보면, “국내 특허명세서 그대로 출원하면 되는데 뭐가 문제냐”고 생각하는 경우를 자주 봅니다.
하지만, PCT 국제출원은 절차를 하나로 통일한 것일 뿐, 결국은 각 국가별로 심사를 받아야 합니다. 즉, 각 국가별 실무를 미리 고려해서 준비해야 한다는 의미인데요.
특히, 다중 종속항으로 인한 비용 증가 문제나 명세서 품질 문제로 인해 나중에 국가별 국내단계에서 매우 곤란한 상황에 처하게되는 일이 빈번합니다.
이번 포스팅부터 PCT 국제출원에서 꼭 피해야 할 실수들과 이를 방지하기 위한 노하우를 시리즈로 알려드리려고 하니, PCT 출원에 관심 있으신 분들은 반드시! 체크해보세요.
1. 다중 종속항으로 인한 비용 폭탄: A사의 사례
국내 업체인 A사는 별 생각 없이 국내에서 출원한 특허 명세서를 수정 없이 그대로 PCT 국제출원에 사용했습니다. 당장은 문제가 없었지만 나중에 미국 국내 단계 진입시점에, 미국 특허청에서 400만 원에 달하는 막대한 추가 인지대를 내야 한다는 청구서를 받았습니다.
A사는 이런 사태를 전혀 예상하지 못했는데요, 왜 이런 일이 생겼을까요?
다중 종속항의 함정
명세서에는 이런 문장이 포함되어 있었습니다.
"제1항 내지 제3항 가운데 어느 한 항에 있어서..."
이 문장이 바로 다중 종속항인데요. 다중 종속항은 여러 개의 청구항을 한꺼번에 참조하는 방식으로, 일본이나 유럽에서는 비용 절감과 특허 심사에서도 유리한 점이 있어요.
하지만, 미국에선 다중 종속항 하나당 무려 925달러(원래 860달러였으나 2026년 1월 기준 더 올랐습니다.)가 추가로 발생합니다.
A사의 경우 다중 종속항이 여러 개가 포함되어 있었고, 이로 인해 추가 비용이 400만원 이상 발생한 겁니다.
체크포인트 : 인지대 폭탄을 막는 방법
각국의 특허청 규정을 숙지하고, 필요하면 다중 종속항을 수정하거나 삭제하세요.
특히 미국 출원을 염두에 둔다면 다중 종속항 사용을 최소화하는 것이 좋습니다. 일본은 또 다중종속항이 괜찮은 선택지입니다.
2. 낮은 품질의 명세서로 인한 200만원 추가 비용: B씨의 사례
PCT 국제출원용 명세서는 특히 더 신경 써서 준비해야 합니다. 하지만, 아주 낮은 품질의 저예산 명세서로 PCT 국제출원을 진행했다가 낭패를 보는 경우가 많습니다.
문제의 원인 : 품질 낮은 명세서
B씨는 PCT 국제출원 이후 미국, 중국, 유럽, 일본에 국내단계로 진입하려 했습니다. 그러나 PCT 국제출원 명세서의 품질이 너무 낮아, 그대로 번역해 출원을 진행할 경우 거절 이유를 받을 게 분명했습니다.
추가 비용 발생 과정
문제를 파악한 이후였지만, PCT 국제출원의 보정 시기와 범위는 제한적일 뿐만 아니라 불필요한 비용을 증가시키는 문제점이 있습니다. B씨는 대응을 위해서,
하자 수정을 위해 국문 명세서를 기준으로 수정해야 했습니다. 물론, 신규사항의 추가는 금지됩니다. 보정은 극히 제한적으로 인정됩니다.
수정된 내용을 영어, 중국어, 일본어로 모두 재번역해야 했습니다.
이것이 끝이 아니라, 각국의 특허청에 제출된 명세서를 수정하기 위해 현지 변호사 비용을 들여 자진 보정(Preliminary Amendment)을 진행해야 했습니다.
결국 B씨는 불필요한 비용을 2백만원 이상 추가로 지불해야 했습니다.
체크포인트: 추가 비용을 막는 법
처음부터 국문 명세서 품질에 투자하세요! 꼼꼼히 작성한 명세서는 번역 및 심사 과정에서 문제를 최소화할 수 있습니다.
주요 국가의 특허청 요구사항을 미리 숙지하세요! 각 국가에서 요구하는 명세서 요건을 숙지하고 이에 맞게 준비해야 불필요한 보정을 막을 수 있습니다.
결론!
국내 명세서의 품질이 중요합니다
하지만, 국내 특허청에 제출된 원 명세서의 품질이 충분하지 못하다면, PCT 국제출원이 원 명세서의 낮은 품질을 보완할 마지막 기회입니다.
특히, 인공지능이 특허심사에 도입됨으로써 예전 기준으로 작성된 명세서는 해외 각 국가별 심사에서 특허등록이 어려울 수 있기 때문에, PCT 출원시 명세서의 품질 보완이 더더욱 중요합니다.
나중에 국가별 국내단계 진입시에는 상당한 정도의 투자를 아끼지 않으면서 막상 PCT 국제출원시에는 비용을 아끼는 경우가 많습니다. 반대로 되어야 합니다. 그래야 전체 비용도 아끼고, 유의미한 권리 확보도 가능해집니다.
특히 미국, 중국, 유럽 같은 주요 국가에서는 원문 명세서의 품질이 특허 등록 여부를 결정짓는 중요한 요소입니다.
PCT 특허출원을 처음부터 제대로 준비하는 것이 결국은 예산도, 시간도 아끼는 방법입니다.
이번 포스팅이 유익했다면 다음 포스팅도 읽어보세요.
PCT 국제출원에 대해서 체계적으로 알고 싶다면, PCT 국제출원 제도에 대한 기본적인 소개부터 출원인이 꼭 알아두어야 할 내용까지 정리한 글을 참고해주세요.
국제특허 동천 대표변리사 · 아이피파트너 운영